《商标法》第59条第3款“在先商标的继续使用抗辩”评注

原文刊载于《知识产权》2019年第9期，第11-25页。转载请注明出处。因篇幅较长，故注释从略，完整原文见《知识产权》纸质版。

作者简介：

    张鹏，中国社会科学院法学研究所助理研究员，中国社会科学院知识产权中心研究员

内容提要：为确保商标在先使用人因其使用行为业已形成的具体信用，《商标法》第59条第3款规定了在先商标的继续使用抗辩制度。其构成要件可以归结为三个：在先使用行为应早于在后注册商标的申请日；在先使用人应当出于善意；在先使用的标识经过持续性使用产生一定影响。援引在先使用抗辩的主体除在先使用人本人外，还包括“继受主体”“被许可人”“流通环节参与主体”等。在法律效果上，在先使用人有权在“原有范围”内继续使用，而注册商标权人有权要求在先使用人施加适当区别性标识。本文结合学理与判例对该款规定的解释与适用进行评注，在整理与构成要件及法律效果相关各论点的基础上，分析其与规范意旨的体系关联。

关 键 词：在先使用抗辩　双重在先　有一定影响　原有范围　区别性标识

一、立法沿革与规范意旨

（一）立法沿革

现行《商标法》第59条第3款中规定的在先商标的继续使用抗辩是2013年修改商标法时新增的。

在此之前，对于在先使用的商标是否可以主张继续使用抗辩在司法实践中存在一定的争议。如“老糟坊”案中，法院就指出：“行为人在先使用未注册商标，后因与注册商标构成近似而未被核准注册，但仍继续使用该商标的，其行为侵犯了依法受让注册商标者的商标专用权，因而构成商标侵权。”

相反，在“84好帮手”案中，法院指出：“注册商标只有达到驰名的程度，才能禁止其他在先权利的继续使用。原告的“好帮手”注册商标尚未达到驰名程度，因而不能禁止被告在先权利的继续使用。此外，从诚实信用原则出发，应依法保护在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。”在“狗不理”案中，法院也以被告使用商标具有历史承袭演变的过程，没有违背市场公认的商业道德，不存在搭他人便车的主观恶意等理由，判决被告仍可以保留“狗不理猪肉灌汤包”菜品名称。除了上述从诚实信用等一般原理角度予以论证的案例外，在“花样年华”案中，在先使用的商品名称被认定为在先权利，进而得以继续使用。

学说上存在强调对注册商标的保护进而弱化在先使用商标的对抗效力的观点。但在之后的讨论中，尽管是在2013年修法导入该款规定之前，但学者间对于确立商标在先使用权制度已几无争议，唯在要件构成上由于没有明确的立法规定，不同学者间存在一定分歧。

就服务商标来说，由于对其保护始于1993年7月1日，因此在《商标法实施细则》（93）第48条中存在“连续使用至1993年7月1日的服务商标继续使用”的规定。在原**工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》中也就其适用要件作出了详尽的规定。实践中，就《细则》（93）第48条中“公众熟知的服务商标除外”的规定存在不同理解。在“炉灶曹”案中，一审法院以“炉灶曹”服务商标已经在炉灶行业建立了较高知名度为理由，认为满足“公众熟知的服务商标除外”的要求而排除适用《细则》（93）第48条的规定，进而认定在先使用人构成侵权。而二审法院则将“公众熟知的服务商标除外”理解为谁使得该服务商标成为公众熟知，就保护谁的利益。如果是在后商标注册人使该商标为公众所熟知，就可以排除在先使用人的使用；相反，如果是在先使用人的使用行为使得该商标为公众熟知，就应该保护其继续使用的利益。

在学说上也有观点认为“公众熟知的服务商标除外”在适用上未能明确注册服务商标为公众熟知的时点，即注册商标在申请时点不为公众所熟知，因此在先使用人可以继续使用，但是注册后某时点为公众所熟知的话，则在先使用人不得继续使用，这样的判断对于在先使用人并不公平。正是由于“除外”情形适用上的争议，《条例》（02）第54条删除了该规定。《条例》（14）第92条第2款增加了因新放开商品或者服务项目而产生的在先使用抗辩。

（二）规范意旨

关于2013年商标法修改中增加该款规定的目的，立法释义指出：该款规定目的在于保护已经在市场上具有一定影响但未注册的商标使用人的权益。对此意旨，在“启航”案中也有详尽的说明：“商标作为商业符号的一种，其价值仍源于在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益,商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。”

尽管商标制度承认在先使用商标与在后注册商标的共存，但是相比于商标注册人来说，在先使用人仍处不利地位，需要满足法定的要件，且承担防止混淆的义务。如立法释义就指出：“我国商标制度是以注册主义为基础建立的，虽然有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册主义这一基石。”

在学说上也有观点认为在先使用抗辩制度旨在弥补商标权注册主义制度的缺陷，制止商标抢注现象。也就是在后商标注册人存在恶意，本来不应获得注册的商标，即使获得了注册，被控侵权人也可以在不提起无效程序的情况下继续使用商标。但是在先使用人并不一定可以依据法（13）第13条第2款、第32条后段来阻却在后商标的注册，也就是说尚存在在先使用商标的知名度并未达到法（13）第13条第2款、第32条后段要求的程度的情况。而由于在先使用商标已经凝聚了在先使用人的具体信用，故赋予其使用者对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权。唯可能发挥制止商标抢注功能的情况是在本可依据法（13）第13条第2款、第32条后段等撤销在后商标的注册，但由于罹于法（13）第45条第1款规定的五年除斥期间，导致在后注册商标成为不可撤销的权利时，在侵权诉讼中赋予其继续使用的抗辩权可以提供一定程度的救济。但此种功能的发挥并不是在先商标继续使用抗辩的主要规范意旨。

尽管存在“先使用权”“商标先用权”“商标在先使用权”等不同称呼，但是在先商标的继续使用的性质是一种抗辩权而不是请求权的观点已经成为共识。

对于是否可以依据在先使用抗辩提起确认不侵权之诉的问题，在“乔某面馆”案中法院并未施加限制条件而持肯定的见解。而在“新华书店”案中法院则要求依据在先使用抗辩提起确认不侵权之诉，需在原、被告之间切实存在民事争议。其要件包括：（1）商标权人向在先商标使用人发出了侵权警告；（2）就在先商标使用人是否构成商标侵权问题，商标权人未向人民法院提起诉讼且相关部门未对商标权人的行为是否构成侵权作出认定；（3）商标权人的行为可能对在先商标使用人的权益造成损害。在该案中，商标权人要求在先商标使用人停止使用其“新华书店”商标并更名，并申请工商部门进行了查处，而在先商标使用人认为其有权使用该商标，双方的争议未解决，如果不进行处理，将会影响在先商标使用人的正常经营。

二、构成要件

在司法实践中，对于在先使用抗辩的构成要件存在包括以下几种不同认识。

“三要件”说，即在“御皇汇”案中法院指出的：（1）在先使用行为应早于注册商标的申请日；（2）在先使用的标识经过使用产生了一定影响；（3）在原有范围内使用相关标识。同为“三要件”说，亦有不同的构成，在“乔某面馆”案中法院指出：（1）在先使用人应当出于善意；（2）对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）所使用的商标应当具有“一定影响”。

“四要件”说，即在“启航”案中法院指出的：（1）在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）使用的商标应具有一定影响；（4）在原有范围内的使用行为。同为“四要件”说，亦有不同的构成，如在“ABIE”案中法院指出：（1）在注册商标申请日之前已经在同一种或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；（2）商标应当具有一定影响度；（3）在原有范围内的使用行为；（4）使用主体应限于“在先使用人”本人。

以及“五要件”说，即在“北驰”案中法院指出的：（1）“在先使用”发生在商标注册人申请商标注册之前；（2）在先使用的商标必须在他人申请注册商标前已经产生了一定的影响；（3）使用不能超过原来的范围；（4）使用的商标与注册商标构成相同或者近似；（5）注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似的。

学说上还存在“七要件”说：（1）涉案注册商标具有显著性；（2）对涉案标识的使用构成商标使用；（3）涉案未注册商标的使用系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；（4）涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；（5）对涉案未注册商标的使用已具有一定影响；（6）在先使用系出于善意或者非以不正当竞争为目的；（7）在先使用构成连续使用。

对于司法实践和学说中列举的诸多要件，本文主张应区分构成要件与法律效果，同时排除侵权的构成要件，从而准确提炼在先使用抗辩得以成立的构成要件。在此基础上，本文认为“在先使用的商标与注册商标构成相同或者近似”与“注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似”均是商标注册人主张在先使用人构成侵权时所须证明的要件，在不满足上述要件的情况下在先使用人的使用行为根本不构成对于注册商标的侵权，也就没有必要主张不侵权抗辩。“涉案注册商标具有显著性”是注册商标是否可以获得注册的要件，在侵权诉讼中不存在商标无效抗辩的前提下，与侵权是否成立并无关系。而在先使用不能超过原有范围（这既包括客观范围也包括主体范围）则可以划归到法律效果去考察（“悦跑”案即在法律责任中讨论“原有范围”的问题）。

本文主张在先商标继续使用抗辩的构成要件可以归结为三个：即在先使用行为应早于注册商标的申请日；在先使用人应当出于善意；在先使用的标识经过持续性商标使用产生了一定影响（与“乔某面馆”案判旨相同）。其中善意要件的论证与条文文意中的“双重在先”存在紧密的联系，因此下文将结合司法实践和学说，集中“是否要求在先使用人‘双重’在先”“在先使用人应当出于善意”“持续性商标性使用并具有一定影响”三个问题。

（一）是否要求在先使用人“双重在先”

 从条文文意上看，在先使用抗辩以“双重在先”为要件，要求在先使用人的使用既要在“商标注册人申请商标注册日之前”，也要在“商标注册人实际使用之前”。在立法沿革中也可以观察到这种认识，在2012年***向全国人民代表大会常务委员会提交审议的商标法修正案草案中对该款的规定为：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或相近似的商标的……”而在公开征求意见时就有专家指出：“在判断他人是否构成在先使用时，应当以双方的使用时间作比较。在商标注册人*使用该商标的情况下，其他在注册前使用该商标的行为并不应该得到保护。”在此基础上建议修改为“商标注册人使用在后的，无权禁止使用在先的他人善意地继续使用该商标”。对此建议，立法机关**终采取了现行的以“先于商标注册人使用”代替“善意”要件的方案。

在司法实践中，“GREATWALL”案、“古木夕羊”案和“新华书店”案等均在抽象论旨层面持此种观点。在具体案件事实的判断上，也存在依据商标权人“使用在先、注册在后”的事实，直接否定被告主张的先使用抗辩的案例。如在“新华书店”案中，在先使用人之前得以使用“新华书店”商标是基于特定身份获得。即原南宁市新华书店也是基于其全民所有制性质获得使用新华书店服务商标，同时其自愿加入中新协成为会员也表明其愿意接受协会章程的管理。而经改制不再当然享有使用新华书店服务商标的权利的情况，在先使用人并不存在恶意或过错。但仍认定在先使用人对新华书店服务商标承载的商誉已不具有合法权益。

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