2019年《专利审查指南》修改解读

　新修改的《专利审查指南》将于2019年11月1日起施行，为更好地引导专利申请和审查实践，现对本次指南修改的主要内容进行介绍和解读。

　　一、修改背景

　　为深入落实总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”的重要指示，**贯彻***深化“放管服”改革的具体部署，**知识产权局启动了《专利审查指南》（下称《指南》）修改工作。此次修改充分考虑了新技术快速发展的需要，积极回应了创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，认真总结了审查工作中的有益经验，同时也对现行规定中的不清楚事项进行了澄清和优化，力图实现提高审查质量和效率、支撑创新驱动发展的目标。

　　二、修改过程

　　2017年底我局启动《指南》完善性修改工作。在充分调研社会主体需求、总结审查实践问题的基础上，形成《专利审查指南（征求意见稿）》，并于2019年4月4日至5月5日向社会公开征求意见。在收到意见后，经整理、归纳、分析和论证，对合理意见予以采纳，并据此对草案作进一步修改完善，形成了《专利审查指南修改草案（送审稿）》。2019年8月，《**知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经审议通过，于2019年9月23日由**知识产权局第三二八号公告发布。新修改的《专利审查指南》将于2019年11月1日起施行。

　　三、修改内容

　　（一）关于发明专利申请初步审查相关内容的修改

　　1.明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间（**部分**章第5.1.1节（3））

　　《指南》修改进一步明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核，并且进一步简化再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的要求。

　　修改解读

　　现行《指南》规定申请人需要针对分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核，但是因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。这一“除外”情形是考虑到再次提出分案申请时原申请可能已授权或已失效，在审查员指出分案申请存在单一性缺陷的情况下，为维护申请人的权益，再次分案的递交日不再根据原申请审核。但是由于此处的“除外”未具体明确再次分案申请递交时间的审查标准，实践中对此产生了两种不同的理解，一种观点认为只需要提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，而不需要审核针对的分案申请的状态，另一种观点认为不仅需要提交相关复印件，还需要审核针对的分案申请的状态，这也造成了审查标准执行不一致的情形。《专利法实施细则》第四十二条**款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、或实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条**款规定的期限届满前，向***专利行政部门提出分案申请;但是，专利申请已经被驳回、撤回或视为撤回的，不能提出分案申请。”这一规定无论是分案申请，还是针对分案申请再次提出分案申请都应该遵守。因此为了进一步明确审查标准，统一认识，消除分歧，此次修改明确了“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案”。此外，为了贯彻落实***“放管服”决策部署，此次修改进一步简化了再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的规定，进一步简化了再次提出分案申请的手续，减轻了申请人提交相关文件的负担。

　　2.修改分案申请的申请人和发明人的相关规定（**部分**章第5.1.1节（4））

　　《指南》修改明确有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。同时为使相关规定更加清晰完整，还增加了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员的规定。

　　修改解读

　　现行《指南》中规定分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。而实际操作中，分案申请人会提交由双方签字的转让证明，来完成分案申请权的转移，而并不按照一般权利转移的规定提交“著录项目变更申报书”。因此在审查证明文件之后，如无其他缺陷，审查员直接向分案申请的申请人发出发明专利申请初步审查合格通知书，而不再向原申请的申请人发出任何通知。这样会导致原申请的申请人无法获知其分案申请的情况，给予伪造分案申请可乘之机，极大地损害了申请人的利益。因此，此次修改明确只能由原申请的申请人提交分案申请，而当需要变更申请人时，则必须办理著录项目变更手续，从而有效地保障申请人的利益。

　　3.修改权利转移相关证明文件的规定（**部分**章第6.7.2.2节（2））

　　为确保转让或赠与合同是当事人真实意思的表达，《指南》修改进一步明确转让或者赠与合同应当由双方签字或者盖章，同时列举了必要时需要提交主体资格证明的情形，例如有当事人对专利申请权（或专利权）转让或者赠与有异议的等。

　　修改解读

　　首先，根据《合同法》和《专利法》的相关规定，转让或者赠与专利申请权（或专利权）的，当事人应当订立书面合同。在《指南》中明确转让和赠与合同应当由双方当事人签字或者盖章，这一规定与审查实践一致。其次，专利申请权（或专利权）是申请人（或专利权人）的财产权，作为行政机关，对行政相对人的财产权的变更登记应谨慎对待。为避免当事人通过伪造他人签章，擅自转让他人专利申请权（或专利权）的情况发生，在审查权利转让或者赠与的变更请求时，要求双方当事人必要时应当提交主体资格证明，以辅助判断转让合同是否是当事人真实意思表示，进而可以有效降低因仿冒签名形成的虚假证明文件而变更合格的可能性。

　　（二）关于外观设计相关内容的修改

　　4.修改涉及图形用户界面的产品外观设计的相关规定（**部分第三章第4.4、7.4节）

　　为顺应图形用户界面外观设计领域的发展趋势，更好地保护图形用户界面设计的创新成果，《指南》修改进一步规范了涉及图形用户界面产品外观设计的产品名称和简要说明的撰写要求，放宽了图形用户界面视图提交的限制，弱化了图形用户界面与**终产品的联系，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题。

　　修改解读

　　自2014年5月1日**知识产权局第六十八号局令将包括图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体以来，涉及图形用户界面的外观设计专利申请量逐年增加，申请排在前列的，均是新兴互联网公司。这些创新主体设计的图形用户界面一般都是通过互联网通用在手机、电脑、台式计算机显示装置上，而不是局限于某一个具体产品之上。由于现行规定要求申请文件应采取实体产品与界面相结合的形式，那么对于具有通用性的图形用户界面就需要与不同的产品相结合来进行申请，这一规定造成了图形用户界面产品保护范围不明确以及侵权判定有争议的问题。此次《指南》修改通过放宽图形用户界面视图提交的限制，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题，即对于设计要点仅在于图形用户界面的申请，将视图要求简化为至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，从而将图形用户界面与其具体所应用的产品脱钩。同时对于这种通用性图形用户界面，要求在简要说明中以穷举的形式明确其应用的**终产品。

　　（三）关于发明专利申请实质审查相关内容的修改

　　5.完善三步法评述的一般规定（第二部分第四章第3.2.1.1节）

　　《指南》修改进一步完善“三步法”评述创造性的相关规定,明确了要根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题;并且规定对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

　　修改解读

　　创造性是专利法对于发明创新高度的要求，评判创造性的关键在于尽可能客观衡量发明技术贡献的大小，使得**终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真正贡献相匹配。在“三步法”判断方法中，发明实际解决技术问题的确定是其中的难点，此次修改强调了在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时对于功能上彼此支持、存在相互作用关系的技术特征，在确定发明实际解决的技术问题时应当整体予以考虑。

　　6.进一步规范审查员理解发明的一般路径（第二部分第八章第4.2节）

　　《指南》修改进一步规范审查员理解发明的一般路径，明确审查员在理解发明时应当充分了解背景技术整体状况、理解发明的技术方案所能带来的技术效果、明确发明相对于背景技术所作出的改进。

　　修改解读

　　正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提，此次修改进一步明确审查员在理解发明时，应当从说明书记载的背景技术出发，因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象，也是发明创造的真正技术起点。同时修改还进一步明确了审查员在理解发明时重点在于整体理解发明，应当把握发明对背景技术的改进思路，明晰发明的贡献。

　　7.强化审查员的公知常识举证责任（第二部分第八章第4.10.2.2节）

　　《指南》修改明确在申请人对审查员引用的公知常识有异议时，审查员应当提供证据或说明理由;审查员将“发明点”认定为公知常识时，通常应当提供证据。

　　修改解读

　　此次《指南》修改规范了创造性评述中对公知常识的使用，有针对性地强化审查员的举证责任，一方面明确了如果申请人对审查员引用的公知常识有异议，审查员应当提供相应的证据予以证明或说明理由;另一方面明确了审查员将 权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时通常应当提供证据予以证明。

　　（四）关于检索相关内容的修改

　　8.**修改和完善检索相关规定（第二部分第七章第2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12节）

　　检索相关内容的修改涉及《指南》第二部分第七章，其目的是将审查实践中总结出的有关检索的有益经验进行固化，提高审查员检索效能，包括修改有关审查用检索资料的形式和类型;重新编写检索过程和检索策略的规范;规定检索的*限度数据库，进一步明确中止检索的原则;完善不必检索的情况的规定;规范检索信息记录的内容等。

　　修改解读

　　检索是专利审查的关键环节，检索质量是审查质量的核心和关键。现行《指南》有关检索的规定不能较好地适用于当前实际情况，在系统性和完整性方面有待完善，同时，随着文献资源存储形式的变化和智能检索技术的发展，对检索资源和检索方式也提出了新的要求。此次修改首先完善了有关审查用检索资料的形式和类型，规定审查员应当检索专利文献和非专利文献，专利文献包括中文专利文献和外文专利文献，非专利文献主要包括国内外科技图书、期刊、学位论文、标准/协议、索引工具及手册等。其次，重新编写了检索过程和检索策略的规范，将检索过程分为初步检索、常规检索和扩展检索，并列出了各步骤中需要完成的具体检索任务和要求，在检索策略部分系统完整地列出了审查员在制定和调整检索策略过程中需要考虑思考的要点，包括选择检索系统或数据库、表达基本检索要素、构建检索式以及调整检索策略。第三，规定了检索*限度数据库的范围，并明确审查员在没有获得对比文件而决定中止检索时，应当至少在*限度数据库内进行了检索。**，完善了不必检索的情况的规定，规范了检索信息记录的内容等。通过此次修改，有利于系统规范审查员的检索过程，引导审查员科学制定检索策略，提高检索质量。