专利律师看实用新型专利申请质量提升

    当下，高价值专利和非正常申请是知识产权界两个热门的话题。这两个热门话题之间有什么内在联系呢? 笔者根据自己的学习和实践，认为需要将“实用新型申请和审查质量提升”作为研究专利价值的切入点。从实用新型制度研究专利价值，会起到意想不到效果。

一、我国实用新型制度的特点

1.实用新型只能保护产品而不能保护方法。具体而言，实用新型保护的只能是产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型保护的产品类型，大多是与小规模生产和日常生活有关的有形物，如家电和小型工具。化工产品和制造方法不能申请实用新型专利，产品的材料特征通常也不是实用新型保护的内容。

2.实用新型只需通过初步审查而无需实质审查即可获得授权。即，实用新型只要符合专利法的格式要求，不经过审查员检索现有技术即可授权、即可保护。未来，被控侵权行为人可以通过专利无效制度和现有技术抗辩制度来对抗专利权人。

3.授权周期短，成本费用低。与申请发明专利相比，实用新型通常会在12个月内获得授权，无需缴纳实审费等费用。由于不用答复审查意见，专利代理师针对撰写实用新型所收的服务费，通常也仅是发明专利所需服务费的一半左右。

4.授权后法律效力与发明专利几乎相同，侵权判定原则与发明相近。利用实用新型提起专利侵权诉讼后，如被告在答辩期内申请宣告专利无效后，法院是否要中止审理需要专利权人提供《专利权评价报告》作为参考。换言之，实用新型侵权诉讼涉及宣告专利无效的概率更高，一旦进入无效程序，侵权案件审理周期通常较长。此外，侵害实用新型的民事案件通常不是具有轰动效应的大案，所以法院在审理过程中通常不会特别的重视或加速审理。相反，侵害发明专利的民事案件通常不会等待宣告发明无效的审查结果。

5.与德国不同，我国法律对实用新型被宣告无效后专利权人应当赔偿请求人合理损失没有明文规定。

二、实用新型专利的一般功用

李哲在《实用新型专利在我国专利制度中的作用》中介绍[1]：“（实用新型专利的作用：）一是可以保护小发明；二是实用新型专利保护制度可以更多地被中小企业所利用；三是实用新型专利保护制度可以更多地被个人发明家所利用；四是实用新型专利保护制度在与人们日常生活密切相关的技术领域中发挥了特殊的作用；五是实用新型专利保护制度极大地推进了技术创新过程。”针对上述观点我完全赞同，特别要说明两点。

技术方案与实物是两回事，技术方案看起来没有新创性，但是实施该方案、做出实物未必是一件容易事。因为，使用工业化的方法生产产品，除了设计产品的形状和结构之外，还要考虑产品的制造方法、材料、效率、成本等诸多因素。技术上可行而商业上不可行的案例比比皆是。在技术上可行，在权利要求保护范围中优选的实施例且在商业上获得成功的产品，等于是在审查员之外由消费者对其“优选结果”的新创性做了实质审查。

实用新型授权快，发起维权程序的条件低。一方面，很多实用新型涉及的小型产品会在诸如淘宝、京东、苏宁易购等电商平台上销售，利用实用新型发起侵权投诉的效果立杆见影。另一方面，利用实用新型发起维权诉讼的门槛也很低，权利人至多额外提供一份《专利权评价报告》，即能享受非常**、廉价的司法救济。

如果将多个实用新型设计形成专利组合，或将多个实用新型与专利或外观设计形成专利组合，维权的效果通常会更好，专利组合被全部宣告无效的概率比某一专利被宣告无效的概率低。在当前知识产权“严保护、快保护”的氛围中，一旦成为原告，就会获得无形的舆论支持获得无形资产；一旦成为被告，就背上了侵权、抄袭、违反商业伦理的舆论压力需要额外支付公关负担。

三、实用新型质量堪忧的负面评价由何而来？

1.实用新型比照产品发明专利进行撰写存在固有缺陷。

发明专利因为对现有技术做出的贡献大，所以在归纳概括独立权利要求时，一般会将技术特征尽量抽象、上位，使得其保护范围尽可能的大。

但是实用新型只能保护产品的形状及其结构，使用类似撰写发明专利一样的抽象、上位的方法，在不做新创性检索的前提下追求阔大的保护范围，在维权时很难适用等同原则得到保护，在修改权利要求时也会遭遇诸多不利的限制。

2.实用新型修改权利要求的途径和手段有限。

发明专利可以既可以在实审阶段修改权利要求，也可以在复审和无效程序中修改权利要求，而实用新型只能在无效程序中修改权利要求。不要小看权利要求保护范围的修改，如果没有修改机会，实用新型宽大的独立权利要求很容易因为无法缩小而被现有技术破坏新颖性，从而导致被宣告无效。

现行专利法对实用新型在无效程序中的修改方式也做了严格的限定，大致可概括为：删除权利要求，删除并列技术方案，将从属权利中的技术特征，合并到引用该从权的独权中或上位从权中。假如本实用新型的从属权利数量不足、权要中的技术特征有限，即使专利权人有修改权，但也常常会苦于没有足量可用的技术特征可做修改权要的素材。

3.侵权诉讼中对实用新型权利适用等同侵权原则更为严格。

北京高院《专利侵权判定指南》（2017版）[2]第60条规定：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

根据上述规定，在申请实用新型时，如果申请人明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定时则不准适用等同原则。这就要求撰写实用新型专利时，应把前序和发明点中的并列技术特征、并列的技术方案写全、写细。

4.申请实用新型的目的是为了骗套补贴和资助。

目前，有些申请人申请实用新型是利用其易于授权的特点去凑数，无论专利价值高低，权利人可以在获得专利证书后获得地方政府的额度不等的财政补贴和资助。

5.无论是初审还是无效，大量占用了审查资源。大量的非正常申请，被很多“原味专利”的拥趸讥讽为“垃圾专利”，这些垃圾专利占用并耗费了大量的审查资源。

6.诸多乱象被国内外专家诟病对管理机关造成舆论压力、进而影响工作积极性。有目共睹，我国近年来在知识产权保护和知识产权管理方面取得了令世人瞩目的成就。但是实用新型非正常申请中的诸多乱象，为我们的成就“抹了黑”，让兢兢业业工作的审查员的工作减了值，挫伤了部分干部和审查员的积极性。

由此可见，试水、交学费有个必要的限度。实用新型专利的质量提升，已经到了非提不可的地步了。提升质量，不是做给外人看的，是我们的经济和社会发展的内在需求。

四、提升实用新型申请质量的改进建议

实用新型的申请人，未必不愿意申请并获得高质量、高价值的专利。大多数人苦于不知道什么是高质量、高价值专利，对于如何去做没有明确的方向指引。到底什么是高质量、高价值的实用新型专利呢？如何善用我国的实用新型专利制度呢？笔者从专利律师的角度提出以下几点建议：

1.针对实用新型的独立权利要求，要按照专利代理师资格考试考核的方式撰写：前序、发明点用其特征在于区分清楚；部件、连接关系、形状和结构归纳、概括得具体、**、合理；少用或根本不用功能性技术特征、环境限定的技术特征、制造方法限定的技术特征、材料特征、数值特征。

2.从属权利的层次和数量要大大增加，已知的**、次选技术方案要全部设定为从属权利要求。其目的有两个：一是为了避免优选技术方案不能适用等同侵权原则，二是避免在无效程序中修改权利要求时没有可用的素材。

3.说明书中披露更多的实施例和更多、更具体的技术特征。我国是个制造业大国，工业产品种类齐全，技术进步日新月异。但是，研发人员很难如专利法描述的那样成为知晓本领域的一切技术信息和技术手段的“本领域技术人员”。小发明对社会的贡献在于，将专利中会涉及到的部件、工业半成品披露得尽可能详细，这会给其他人搞研发时提供有益的线索和帮助，让其他人知道社会上又什么使用公开的新零件、新组件或新手段。我们写作文的时候都会有这样的感觉：闭门造车写文章很艰苦，如能尽可能多地参考别人的文章，下笔时才能文思如泉涌。一个6页纸、空洞乏味的实用新型说明书，即使全是“真材实料”，因为其固有容量和发明人的情怀有限，对现有技术和整个社会的科技创新会又多大助益呢？

4.大量的增加引文和附图。授权后而公开的实用新型会成为本领域的现有技术。专利权人除了用实用新型专利保护自己的产品及其市场之外，在公开足够数量的技术方案、技术特征之后，在利用创造性、三步法无效他人专利时会具有更多的素材和资源。如果众多专利权人都接受这个观点的话，就会形成合力，客观上防止其他在后专利权人占有不该取得的“排他权”而侵害公共利益。

刘备说：勿以善小而不为。其原理在于量变能引起质变。细水长流能够起到暴风骤雨起不到的作用。笔者不揣冒昧，唐突献策，望方家包容、指正。来源：四惠作者：马德刚