美国上诉判决：优先权申请缺乏written description，专利失新颖性而无效

       今天介绍美国联邦巡回上诉法院2023年3月6日Univ. Minnesota v. Gilead案的判决。美国专利局复审委员会PTAB判原告的化合物专利8815830因优先权专利申请披露不满足written description的要求, 830专利不能获得优先的申请日期，导致830专利滞后于已知文献失去新颖性而无效, 上诉法院维持原判。

830专利的权利要求针对的是一类通式如下的化合物，包括大量的R1-R7的多种取代

权利要求1覆盖被告Gilead的sofosbuvir抗病毒产品（用于治疗慢性Hepatitis C丙型肝炎），因此Gilead在2107年向专利局提出IPR专利复审，要求取消830专利的相关权利要求。830专利本身的专利申请是2013年1月提交，而在2010年1月公布的一项专利申请(Sofia Publication)披露了相关的化合物使830专利失去新颖性（这一点并无争议），因此此案的争议在于830专利能否获得2004年提交的provisional application（P1），和2005提交的PCT专利申请（NP2）和2007提交的美国专利申请（NP3）的优先权日期（这些申请统称NP2-P1）。

要使830专利可以获得NP2-P1的优先权日期，NP2-P1必须有足够的披露满足专利法35 USC 112条款下written description的要求。关于written description的案件此前也有多次介绍（可参见美国上诉法院：沉默不构成披露，反向限制专利无效，东阳光获反转和美国上诉判决：Biogen重磅产品专利披露不足而无效)，其大意是专利说明书的披露必须显示发明人已经掌握获得了权利要求的发明。对于化合物结构通式类的权利要求，written description通常要求披露足够多个通式下代表性的具体化合物或者特定的共同结构特征构成路标（blaze mark）。

NP2-P1没有直接对应830专利权利要求的通式化合物的披露。原告争辩称P1中的权利要求47（47. The compound of any one of claims 1–46 wherein R7 is hydrogen or (C1-C6)alkyl.）和若干其它权利要求，包括

P1 claim 45 (with its disclosure of R6substituents),

P1 claim 33 (with its disclosure of R5substituents),

P1 claim 21 (with its disclosure of the R3substituent),

P1 claim 13 (with its disclosure of R2substituents),

P1 claim 2 (with its disclosure of R1substituents), and

P1 claim 1 (with its disclosure of R4substituents and of X)

中披露的取代基团组合起来可以满足对830专利权利要求的通式化合物的披露。

PTAB和上诉法院对此争辩不以为然。上诉法院指出，原告提出的组合根本无法让人明白那些取代和化合物属于830专利权利要求下的化合物，没有指出方向，无法构成路标。上诉法院对此争辩评论道，这让人想起纽约洋基棒球队**球员Yogi Berra的名言：“when one comes to a fork in the road, take it.” （当你到了一个分叉路口，走下去）。（据说这句似乎颇有“哲理”的名言当时的背景是Yogi Berra向朋友说明去他家的路，途中会经过一个分岔路口，但左路和右路都可以到达他家。）

上诉法院还驳回了原告的其它争辩，其中甚至包括原告在以前的案件中提出过并被法庭驳回的原告因为是隶属于有自治权的州政府机构（University of Minnesota是州立大学）从而不受专利局的IPR管辖的争辩。

显然在2004，2005和2007年原告提交优先权申请时并不知道哪些化合物真正有价值（甚至在2013申请830专利时也未必知道这个专利会覆盖Gilead的sofosbuvir产品），未能具体描述，所以在那时并没有真正掌握获得830专利要求的发明，也就不应获得相应的专利。

作者简介：王华律师(Howard Wang)拥有十五年的美国律师执业经验，

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