美国专利 101问题的风险与防范

     准确理解101问题

     美国的101问题实际上就是所谓的客体问题，客体问题是指专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。对于客体问题，除了美国专利法101条款对其进行了规定，我国专利法的22条款也对客体问题进行了说明。实质上，我国和美国对于客体问题的规定基本是相似的，不同的是，中美审查时对客体问题的审查实践和实务差异。

美国专利申请审查时，如果权要写的内容看起来人脑也能做，就大概率会被指出101问题。举一个很简单的例子，权要的内容是：基于数据A构建向量，基于构建向量与参考向量的距离，确定数据A的某类风险。虽然产品是在服务器上做，并非心理活动，但是审查员可能认为这些步骤可以在人脑里完成，而被质疑101问题。但是在我国，该内容被指出客体问题的风险低很多。

      需要说明的是，在美国专利申请时，101问题答复成功的难度远比新创性高。可以理解的，不论在哪个国，只要方案存在与现有技术不同、且不容易想到的技术手段，新创性成功的概率是很高的。而且，在美国，新创性判断是需要严格按照检索结果来给出的，这让新创性答复更有针对性，成功的可能性也就更高。但是101问题就不同了，审查员虽然是按照美国审查指南中规定的步骤来审查，但是中间可能掺杂了一些主观判断，想要充分的说服审查员，权要的修改和答复稿的陈述难度对答复人的专业要求都很高。而且，101问题并非都能依靠答复克服的，这需要在撰写时就提前考虑。如果撰写时忽略了这个问题，可能答复时也只能“捉襟见肘“。

   防范措施

“深入理解法条、案例，有针对性地撰写答复“是防范101问题的根本措施。美国审查指南中详细的规定了101问题的审查方式，以及针对不同领域（生物、IT等）的案例分析。所以，想要真正的防范101，需要理解审查方式，以基于审查逻辑来制定答复逻辑；撰写前，结合案件的领域，深入研究美国审查指南中的案例，撰写时提前参考案例制定申请文件的撰写策略。

美国专利 112问题的风险与防范

准确理解112问题

112包括六项条款，其中，出现频率较高的是112(a)和112(b)。其中，112（a）问题主要是由于审查员认为权利要求的内容无法得到说明书的支持，或者审查员认为权利要求的内容无法根据说明书中提供的信息实现。112（b）的问题大部分可以认为是不清楚的问题。例如，权利要求书中存在指代不明确的问题、不够确等。相对于112(a)来说，112（b）是比较容易通过答复来克服的。所以真正的风险可能来自于112（a）。

     在我国专利法中，与美国112对应的是26.3（不清楚、无法实现）和26.4（说明书不能支撑权要）。与客体问题类似，我国在审查阶段对说明书支撑不充分的审查是比较宽松的，特别是在IT等领域较少出现这方面的否定意见。

大部分情况下，对于美国审查意见指出的112（a）中的说明书不支撑权要的问题，可能需要通过答复对权要进行修改，这导致权要的保护范围受到影响。甚至，对于美国审查意见指出的112（a）中不能实现的问题，有些情况下通过答复也很难克服。所以，如果一开始撰写时考虑这个风险，答复自然也从容很多，甚至不需要申请人经受112问题带来的授权风波。

防范措施

美国112问题克服的原则：说明书实施例充分，以支撑权要和足以实现；说明书严谨撰写，以避免形式问题。

申请人撰写时往往为了更大范围而对权要进行上位，甚至是不合理的上位，如果说明书实施例不充足，这种上位很容易被指出支撑问题。或者，撰写时没有结合现有技术考虑可实现性，而且实施例上没有给出现有技术以外的可实现的实施例，这将导致可实现性被质疑。

所以，成功申请美国专利，不仅权要撰写需要下足功夫，说明书撰写的高质量同样重要。

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