日本制铁赢得对宝山钢铁专利行政上诉案

     2024年1月30日，裁判文书网公布了《日本某株式会社与某钢铁股份有限公司、知识产权局其他二审判决书》，案号（2021）高法知行终1276号。

    本案涉案专利名为“使用钢板的高强度部件的热压方法和热压部件”，专利号为ZL200580023694.X。

经知识产权局查询，涉案专利的权利人是新日铁住金株式会社（现已更名为“日本制铁株式会社”，简称“日本制铁”）。知识产权局在2019年6月曾对这件专利做出无效决定，经合议组审理，维持该专利权有效。无效请求人是宝山钢铁股份有限公司（简称“宝山钢铁”）。

    不过，针对这一结果，宝山钢铁不服知识产权局的无效决定，于是向北京知识产权法院提起行政诉讼。

主要涉及权利要求缺少必要技术特征，以及权利要求得不到说明书支持两个无效条款：

“（一）本专利的发明名称和权利要求1-3的主题都是“热压方法”，其中会包括“间隙”的特征。因此，本专利缺少“间隙特征”的权利要求1-4的技术方案不能解决“氢脆”问题，该“间隙特征”是本专利要解决其技术问题所不可缺少的技术特征。（二）本专利权利要求1-4明显涵盖了过宽的保护范围，即包括了不限定“间隙特征”故不能够解决本专利技术问题的方案；说明书中所有能够解决本专利技术问题的方案均包括“间隙特征”，即说明书不能支持权利要求1-4概括的范围。”

    一审法院于2022年8月26日作出（2019）京73行初11060号行政判决，接受了宝山钢铁的上述两个理由，因此裁定撤销知识产权局的无效决定，并重新做出审查决定。

对此，日本制铁不服一审判决，上诉至高人民法院。理由是：

“本专利的“间隙特征”采用的是本领域的公知常识，即“冲模和冲头间的间隙（clearance）是所用钢材的板厚度的1.0-1.8倍”。因此，本专利权利要求1-4不缺少必要技术特征，也能够得到说明书的支持。”

高人民法院在2023年10月24日做出二审行政判决，撤销了北京知识产权法院一审行政判决，驳回了宝山钢铁的诉讼请求。

    高院在二审中确定的本案二审争议焦点问题是：本专利权利要求1-4未限定“间隙特征”，是否导致本专利权利要求1-4不能得到说明书的支持和缺少必要技术特征。

高院先在涉及相关专利法条的解释上，做出了如下两点澄清。

一是有关权利要求是否得到说明书的支持：

“在判断权利要求书是否以说明书为依据时，应站在本领域技术人员的角度，基于本领域现有技术的整体教导和说明书公开的内容进行综合判断，并应当考虑说明书的全部内容，而不是仅于具体实施方式部分的内容。……。如果说明书记载的某个技术特征系本领域公知常识，但该公知常识技术特征却未被记载在权利要求中，一般不得据此认定权利要求未以说明书为依据，同时在确定专利权保护范围时通常也应考虑该公知常识技术特征。”

二是有关缺少必要技术特征：

“……判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容。需要指出的是，如果说明书指出了现有技术中存在的问题，并指出了产生该技术问题的多个因素，同时本领域技术人员确定任何一个因素的改进均有利于该技术问题的解决时，发明人仅从部分因素的改进出发概括出解决该技术问题的技术方案并记载在权利要求中，特别是发明人还明确主张其未选择改进的因素系采用本领域公知的技术手段时，一般不宜认定该权利要求所请求保护的技术方案缺少解决该技术问题的必要技术特征”。

高院随后结合本案从“发明目的”、“技术改进路径”、“间隙数值是否为公知常识”等多个维度进行了深入分析，并对一审中的错误认定做出了具有说服力的裁判理由。

    例如，高院认为虽然一审判决反复强调现有技术中没有证据证明在考虑氢脆的情况下选择间隙“1.0-1.8”属于本领域公知常识，并据此认定该参数不属于本领域公知常识，但这种认定并不具有说服力。因为在热冲压过程中冲头和冲模之间的间隙选择需要考虑多个因素，如间隙过小则冲压变成了拉伸，而间隙过大将导致冲压后的钢板不易成形，达不到冲压效果，实际上1.0-1.8的间隙范围是本领域技术人员的通常选择，属于本领域公知常识。

更多判决详情，可以点击此链接获得二审判决书全文。

    目前来看，这件涉案专利很有可能是日本制铁起诉宝山钢铁的三件专利之一。

2021年10月14日，日本制铁发布声明，表示已向东京地方法院起诉丰田汽车和宝山钢铁侵犯其在电动汽车上使用的无取向电工钢板的专利，要求两被告赔偿200亿日元（合计1.76亿美元）。

宝钢股份（600019.SH）在2022年8月17日的公告中确认了这一消息，表示已经陆续收到日本制铁提起的三起诉讼案件的法院传票、起诉状等相关材料。三起案件，涉案的金额为204亿2964万日元。也就是每起案件的赔偿金额10亿元人民币。

    2023年11月2日，日本制铁又在其官网发布了《关于日本制铁无取向电工板的专利诉讼》的声明。声明中日本制铁表示，终止了对两名日本被告——丰田汽车和三井物产的诉讼，放弃了对它们的索赔。但是对于中宝钢的诉讼，日本制铁表示将继续通过诉讼来保护其知识产权。

     目前，日本制铁 v 宝山钢铁案在中的新进展，除了高院新做出的二审行政判决外。国家知识产权局公告显示，在2024年3月6-7日，日本制铁另外一名件为“涂装后耐蚀性优异的热压成形的高强度部件及其制造方法”的国专利ZL201280016850.X，将分别接受中宝山钢铁和韩国浦项制铁发起的无效挑战的口头审理。

除了宝钢、韩国浦项挑战日本制铁的专利之外。日本制铁还对西班牙的大钢管生产企业吐巴塞克斯不锈钢管公司（Tubacex）发起了维权，涉及两件专利ZL03119950.X号（名称为“耐水蒸汽氧化性优良的奥氏系不锈钢管及其制造方法”）和ZL200880109889.X号（名称为“奥氏体系不锈钢”），这起案件可能同样涉及汽车领域，因为在汽车用不锈钢管市场中，领导主要是Tubacex，Sandvik和日本制铁。

此外，知识产权局记录显示，印度安赛乐米塔尔与德国虏伯欧洲钢铁股份有限公司的之间也发生了专利纠纷。

原创 黄小莺 企业专利观察

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