专利答复审查意见通知书真的很难吗

        很难吗？对于门外汉确实难，那门外汉如何从不知所措到游刃有余呢？

         我想首先要回答一个问题，那就是答复审查意见通知书的目的到底是为了啥？对于代理师们而言，虽然这个问题的答案很显然，但是我还是想说道几句，讲讲自己的一些看法，尤其是给职场新人们。

       有些人说是为了授权，当然，终目的肯定是想授权。但是我想我们更应该着眼于眼前的事，就是向眼前人(审查员)讲好故事，答辩好审查意见，至于终结果，那是水到渠成的事。

       审查意见通知书是审查员发出来的，审查员自己是专业人员，还有法律基础，所以审查意见通知书中针对各个权利要求的观点基本上还是比较鲜明的。

       拿创造性审查意见来说，审查员认为权利要求没有创造性的观点一般无非就是以下几种评述方式。

1、对比文件1➕公知常识，得到本申请请求保护的技术方案。

2、对比文件1➕对比文件2，得到本申请请求保护的技术方案。

3、对比文件1➕对比文件2➕公知常识，得到本申请请求保护的技术方案。

4、3篇对比文件及以上，或者，3篇对比文件(以上)➕公知常识，得到本申请请求保护的技术方案。

      有些人马上会说，有些审查意见还有"容易想到"呢，不在上面的类型中。诚然，这类容易想到的审查意见确实存在，也更常见一些。但实际上，在专利审查指南三步法中根本找不到"容易想到"能够用于评价创造性，笔者认为，"容易想到"可以类似上面的公知常识，但也不能等同，根据不同的语境，针对"容易想到"的答辩方式各有不同。

      既然审查员的观点那么鲜明，那为啥审查意见还是很难，不好答，或者答不好呢？原因很多，懂得人都懂，但今天笔者主要想剖析的原因是：部分人实际上没有看懂审查意见，就仓惶下笔。

       笔者认为，答辩审查意见的关键点不在于找到多少区别技术特征，也不在于相比于对比文件有多好的技术效果，关键在于弄清审查意见中的争议焦点，从而揣摩清楚审查员为啥这么想。很多时候，审查意见答不好的原因是答辩思路过于固化，过分依赖三步法。

       举个小栗子，本案的争议焦点在于区别技术特征是公知常识。而有些意见陈述书反复在分析对比文件和本申请的技术方案之间存在区别技术特征，终答辩的落脚点是对比文件没有公开区别技术特征。显然，这种意见陈述完全跑偏，只会加速审查员下驳回的决定。

        再举个小栗子，本案的争议焦点在于审查员认为在对比文件2公开的内容基础上，区别技术特征是容易想到的。有些意见陈述竟然在答辩对比文件1没有公开，对比文件1和对比文件2的技术问题，与本申请的技术问题不同。显然也没有抓住重点，此种审查意见难道不应该重点分析审查员利用对比文件2的哪些内容评价了区别技术特征，进而分析两者在技术方案和作用方面如何不同吗？进一步的，难道不应该重点分析，在对比文件2的基础上，在不付出创造性劳动的情况下得到的改进方案与本申请区别技术特征还存在哪些不同吗？

       有的时候往前走一走，深入揣摩一下审查员的心声，下笔时就如有神助，一气呵成。

       当然，多答辩，多研讨，多分析案例，多复盘都是有必要的。坚持不懈也是有必要的，要相信量变会引起质变。

原创 鄢功军 言谈知产

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