谷歌不公开专利的行为令其在印度付出高昂代价

    背景概述

    谷歌早在2007年就提交了一项专利申请，主题为“在多个设备上管理即时消息会话”。这是一份要求在印度获得优先权的PCT国阶段申请。2017年，印度的专利主审查长（Controller of Patents）驳回了这件申请，理由是其未能满足有关新颖性和创造性的要求。谷歌随即就此提出了上诉。

    缺乏创造性

    在于2024年4月2日就谷歌起诉CGPDTM的案件作出裁决之前，德里高等法院曾向副专利审查长寻求了帮助，后者就涉及可专利性的技术性问题提供了指导。在收到指导意见之后，法院指出，这种使用用户定义的设置来发送会话的灵活性早已存在于现有技术之中，而涉案专利也只是提供了这种设置的具体实施例。因此，法院认为，这件专利申请缺少创造性，不能获得保护。

    申请人的所作所为

    更重要的是，法院还深入调查了申请人在披露对应外国申请时的行为。在这里，人们需要了解一点相关的法律规定，即1970年《印度专利法》第8条的内容。根据该条款，在印度提交专利申请的申请人必须在表格3中提供“与在任何其他国提交的、相同或者实质上相同的发明有关的信息”（详见《印度专利法》第8条1款a目）。需要在表格3中提供的信息包括国、申请编号、日期、状态、公开日期和授权日期。这是一项具有强制性和持续性的要求，而且在提交相应的文件时还需要及时进行更新（详见《印度专利法》第8条1款b目）。

一般来讲，申请人会依靠相应的已授权申请来让印度专利局（IPO）和法院作出有利于自己的裁决。

类似地，谷歌也表示，相应的专利申请已经在美国和加拿大获得了授权。当法院询问谷歌是否已向欧洲专利局（EPO）提交了相应的专利申请时，谷歌表示其已放弃了这件EPO申请。

    作为被告，专利主审查长指出这些言论并不符合事实真相。主计长表示，谷歌的欧洲申请并没有被放弃，事实上      EPO在2015年就以发明缺少新颖性和创造性为由驳回了该申请。

谷歌曾试图为自己提供更多的辩护意见，声称涉案专利已经在美国获得了授权，并且美国方面在作出授权决定时也将EPO的审查意见通知书以及IPO的一次审查报告纳入了考量。因此，印度应该对美国的授权决定给予一点信任。

法院完全不赞同这一论点。在以涉案申请缺少创造性为由决定不授予专利的同时，法院还要求谷歌付出更多的代价以作为一种纪律警告，特别是针对谷歌未能遵守《印度专利法》第8条规定的行为。法院作出让谷歌支付罚款的决定主要是基于下列3个理由：谷歌在其提交的材料中表示是自己放弃了这件EPO申请；该欧洲申请包含了两件申请（还包括一件分案申请），而非一件；上述两件申请都因为缺少创造性而遭到了驳回。换句话来讲，谷歌不仅向法院提交了错误的事实材料，同时也没有披露任何有关其欧洲专利遭到驳回以及向专利局提交分案申请的信息。因此，法院驳回了上诉请求，并要求谷歌支付10万卢比的费用。

修订后的第8条内容

根据此前的要求，在提交申请时，申请人需要时不时地提供有关相应申请状态的新信息。然而，印度已经在2024年修订了该国的《专利条例》。目前，这种“时不时地更新表格3”的要求已经被撤销掉。取而代之的是，申请人必须要在收到一次审查报告之日起的3个月内提供含有新信息的表格3。此外，主审查长还须要使用可访问且可用的数据库来评估与在外国司法管辖区中提交的申请有关的信息，而且主审查长也可以命令申请人在此之后提供新的表格3。

关键要点

此次的判决结果为人们带来了多种启示。一方面，就印度专利制度中人尽皆知的冗长审查程序来讲，这起案件并算不上一次很好的展示窗口。不过，尽管如此，德里高等法院在接手案件之后迅速开展了审理工作，这一点是值得称赞的。

另一方面，该案是贯彻法治精神的一个优范例。无论专利申请人拥有何种地位，只要其不遵守相关的程序，印度的法院都不会让该公司逍遥法外。《印度专利法》已经对外国申请作出了清晰易懂的规定，即申请人必须持续地提供有关相应外国专利申请的信息（这包括申请的真实状态等）。由于谷歌没有披露EPO申请的准确状态以及向EPO提交的对应分案申请的详细信息，因此该公司的行为显然已经违反了第8条中有关强制公开的要求。此外，在被要求提供此类信息时，谷歌也未能准确说明上述EPO申请已遭到驳回，而是谎称自己放弃了该申请，此举也构成了违法行为。

通常，违反第8条的规定就可以成为撤销专利申请的依据。不过，由于这并不属于撤销情形，同时要求获得保护的发明也无法获得专利，因此法院仅对谷歌处以了罚款。可以这样讲，尽管罚款的数额相对较小，但其中体现的原则以及判例是极其重要的，因为这对申请人发出了一个明确的警告，即其需要提供有关相应外国申请的真实且透明的信息。

虽然在2024年完成修订工作的《专利条例》进一步放宽了提交相应申请新状态信息的时限，但有关申请人提交正确信息的义务的规定是保持不变的。事实上，修正后的条例甚至还强化了这一要求。目前，该修正案要求印度的专利审查员要使用现有的数据库来主动查阅和检验外国申请。考虑到人们可以轻易地查阅到和验证来自其他专利局与法院的文件和判决结果，因此申请人如果还在利用不完整或者虚假的文件来公然违法的话，那么这就有些自以为是了。

文章来源：中保护知识产权网供稿：维权援助部（保护协作部）编辑：综合管理部审核：姚珅 陈琦审签：高正宏

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