专利无效分析时如何考虑审查员引用过的对比文件

     无效专利，关键的因素是找到合适的对比文件。针对一项授权专利进行检索，了解审查过程是非常重要的，审查意见可以让我们准确把握专利的授权范围，理解发明得以授权的核心技术特征，此外，审查员已经使用过的对比文件是重要的参考。一般情况，进行无效检索的一步就是先去分析审查过程和引用过的对比文件。

无效检索和查新检索的不同点在于，无效检索的起点要高得多，对于同族成员比较多的专利，相当于在各国审查员的基础上进行检索。这时候检索的就不能盲目、陷入俗套，否则等于把各国审查员的工作要重复了一遍，事倍功半。

    在中的无效过程中，审查员引用过的文件还可以再次作为无效的对比文件，但是在美国的IPR（多方复审）程序中，审查员使用过的对比文件或者申请人引用过的对比文件，原则上是不能再使用的，是否接受，根据35 U.S.C. § 325(d) 的“两部分框架”进行裁定：

  一、是否以前向专利局提交过相同或实质相同的现有技术，或者是否以前向专利局提交过相同或实质相同的论据；以及

  二、如果框架的一部分中的任一条件得到满足，是否请求者证明了专利局在影响被挑战权利要求可专利性方面存在实质性错误。

也就是在美国进行专利无效过程中，若使用引用过的文献作为对比文件，就必须证明以前审查有实质性错误。关键的问题是，在提IPR的时候，有相当多IPR程序是因为采用了已经引用的对比文件被PTAB直接拒绝的。根据笔者拿到的数据，在2022年，IPR程序中有25%的拒绝是因为35 U.S.C. § 325(d)，也就是申请人在无效的时候将引用文献作为无效的对比文件。

   这说明在无效美国专利的时候，使用引用文献的风险是非常大的，而且美国的无效程序也不能无限次换个理由去提。

   在实践中，美国的很多专利申请人会利用这个漏洞，在申请时会提交无数的引用文件，把容易检索到的关键对比文件也放到引用文件中，但是在一次提交的权利要求的保护范围与关键的对比文件无关。等到一份权利要求确定有授权前景之后，申请人会不停地提后续申请，申请会晤，很多时候很明显在引用文献中有公开的申请莫名其妙就授权了。还有些时候，申请人在一次提交的时候隐藏关键对比文件，在概念表达的时候刻意运用非常生僻的词汇，引导检索方向。在实践中，经常发现审查员采用了合适的对比文件，但是采用的部分有问题，没有把对比文件的关键部分与申请文件对比。

原创 佑斌

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