CAFC宣布数据传输专利的其余权利要求无效并就替代权利要求议题发回重审以确定附带禁止反言效力

     7月22日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在合勤科技（ZyXEL）通讯公司诉UNM Rainforest Innovations（UNMRI）案中作出了一项先例判决，维持了专利审判和上诉委员会（PTAB）对UNMRI的显而易见性结论，而UNMRI认为合勤科技的专家证人歪曲了其对PTAB所依赖的专家报告的贡献。CAFC还推翻了PTAB关于UNMRI受质疑的一项专利权利要求非显而易见的结论，并将UNMRI的替代权利要求发回PTAB，以考虑这些主张是否因附带禁止反言而无效。

    合勤科技公司向PTAB提交的双方复议程序（IPR）申请对第8265096号美国专利“构建框架结构的方法”的权利要求1至4和6至8提出了质疑。8265096号专利保护一种组织数据传输信息的方法，该方法支持较新的高速无线宽带标准，同时与较旧的宽带标准维持兼容。合勤科技公司以第20090067377号美国专利申请（“Talukdar”）和第20070155387号美国专利申请（“Li”）为基础，对8265096号专利权利要求1至4、6和7的有效性提出质疑。合勤科技还对基于Talukdar专利和美国专利申请第20070104174（Nystrom）号组合的第8265096号专利的权利要求8提出质疑。

    专家报告中的微小改动涉及可信度而非可采性

    在IPR程序期间，UNMRI提出了一项修改动议，要求从PTAB的修改试点计划动议中获得提供初步指导。虽然该指导指出UNMRI的动议没有为整个拟议的权利要求提供书面描述支持，但PTAB还是给了UNMRI机会对修改动议作出答复，其中包括8265096号专利说明书中已存在的支持。尽管PTAB宣布除权利要求8外合勤科技所质疑的每项权利要求都是无效的，但PTAB批准了UNMRI的修改动议，该动议增加了替代权利要求44至47、49和50。这些替代权利要求包括了权利要求8中的一个权利要求限制，特别是与较新的无线宽带标准兼容的数据格式，该格式具有比旧标准中使用的“更密集的导频符号”。

   在上诉中，UNMRI对合勤科技的专家证人提交的一份显而易见性报告提出质疑，该报告被PTAB用作宣告8265096号专利权利要求无效的依据。在取证过程中，UNMRI了解到该报告是由一名专家证人在之前的诉讼程序中撰写的，而合勤科技在此次IPR中的专家证人几乎没有修改过该报告，就在合勤科技的请求书上签字提交了该报告。但是，CAFC认为，PTAB没有滥用自由裁量权，它认为这些问题影响的是专家的可信度，而不是报告的可采性。

CAFC的结论是，PTAB的显而易见性结论得到了实质性证据的支持。CAFC认为，本领域的普通技术人员有动机将Talukdar用于传统和较新无线宽带标准的帧结构与Li结合起来，后者教会了在传统系统中使用较短的符号周期来处理移动较快的远程单元。合勤科技公司专家报告中提出的结论支持了结合两者专利的动机。

CAFC对权利要求8宣告无效会对替代权利要求产生禁止反言效力

   8265096号专利的权利要求8对导频符号的使用进行了略微不同的限制，导频符号是以规则的间隔发送的非数据符号，用于校正不断变化的信道条件。正如CAFC所指出的，权利要求8展示了一个“微妙的区别”，即要求在更新的通信系统中使用更密集的导频符号，而不是像被8265096号专利宣告无效的权利要求中提出的那样，要求导频符号传输之间的时间间隔很短。

   CAFC推翻了PTAB关于权利要求8参照Talukdar和Nystrom专利并非显而易见的结论，指出Nystrom专利中存在符号密度限制是不争的事实。虽然Nystrom专利没有明确指出更密集的导频符号可以改善信道估算或抵消高多普勒频移，但UNMRI自己的专家报告没有提供任何推理来支持这样的结论，即普通技术人员不会认识到更高的导频符号密度对经历高多普勒条件的快速移动用户的好处。

   CAFC驳回了合勤科技对UNMRI公司的修改动议的程序性质疑，理由是该动议未包含充分的书面描述支持。尽管UNMRI使用修改试点计划动议并未排除书面描述要求，但CAFC指出，该计划的存在是为了让专利所有人能够纠正原始修改动议中的错误。由于合勤科技没有提供证据证明其因PTAB允许UNMRI在答复中提供书面描述报告的决定而受到损害，因此CAFC裁定，PTAB所犯的任何错误都是无害的。

但是，合勤科技的论证获得了成功，即如果CAFC对8265096号专利的权利要求8宣告无效，则UNMRI的替代权利要求应发回PTAB重审。虽然这一论证是在上诉时首提出的，但CAFC指出，在其确定权利要求8无效之前，并不存在附带禁止反言的可能性。在发回重审时，CAFC还指示PTAB，其可能希望根据Talukdar、Li和Nystrom专利的组合来定夺替代权利要求不具备专利性，合勤科技并未主动提出这一专利性判断。（编译自ipwatchdog.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏

来源：中保护知识产权网

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