印度《专利法》15条与第21条1款的不确定性

     此前，Sonalkumar Sureshrao Salunkhe和Kunal Sureshrao Salunkhe（原告）曾就专利、外观设计局助理审查长（被告）所发出的充满争议的命令（即根据1970年《专利法》第21条1款2目拒绝向申请人的专利申请进行授权）向后者提起了诉讼。本文将深入探讨孟买高等法院就上述案件所作出的判决。在这起案件中，原告根据1970年    《专利法》117条A款3目就被告发出的命令提出了上诉。

    在上述命令中，由于原告没有遵守在《一次审查意见通知书》中提出的所有反对意见，因此被告根据《专利法》第21条1款和《专利条例》第24条B款5目拒绝推进专利申请的授权程序。被告争辩道，由于这个命令是根据《专利法》第21条1款发出的，因此根据《专利法》117条A款的规定，当前的诉状是不可维持的。

另一方面，在上述诉状中，原告指出，根据《专利法》第21条1款和《专利条例》第24条B款5目，他们已经及时地对《一次审查意见通知书》提出的全部要求作出了回应。原告还表示，鉴于《一次审查意见通知书》中的所有要求均已得到遵守，因此原告并没有任何放弃专利申请的意图。因此，基于上述诉状采用的理由，原告认为，被告错误地根据《专利法》第21条1款发出了命令，而且由于被告认为原告没有就《一次审查意见通知书》作出令人满意的答复，因此正确的方式应该是正常地根据《专利法》15条通过命令。由此，原告可以根据《专利法》117条A款提出上诉。

    在仔细研究专利法第21条1款和15条之后，人们发现这两个条款的适用场景可能存在着混淆。第21条1款要求申请人在规定的时间内遵守审查长在一份异议声明中提出的反对意见，否则的话相关专利申请会被看成是已被放弃。其作出的假设情况是这样的，不遵守第21条1款表明申请人对于继续推进专利申请程序并不感兴趣。另一方面，15条规定，如果审查长确信专利申请符合《专利法》的规定，那么审查长可以继续专利申请授权程序。否则的话，在为申请人提供一个根据《专利法》规定修改专利申请的机会之后，审查长是可以驳回专利申请的。如果申请人只是处理了审查长提出的一部分异议，而没有解决其他的问题，此举会构成“不充分的遵守”。因此，问题的本质在于，人们是应该将这种不充分的遵守看成是没有遵守提出的异议并根据第21条1款对此进行分析，还是应该将这种未能充分遵守的行为看成是申请人作出的回应没有让审查长信服并依据15条进行处理。除此之外，根据《专利法》117条A款的规定，申请人可以在高等法院上就根据15条通过的驳回命令提出上诉。然而，申请人不能对高等法院根据第21条1款通过的驳回命令提出上诉。

    在对案情进行审理之后，高等法院裁定，申请人在对《一次审查意见通知书》作出答复时只处理了这份通知书所提出的一个异议，而没有解决其他的反对意见，因此，被告的命令确实是应该根据《专利法》第21条1款发出，而不是《专利法》15条。这让原告根据《专利法》117条A款提交的诉状难以维持。鉴于上述情况，上述诉状被驳回。本文将分析高等法院对审查长根据《专利法》第21条1款发出的命令所进行的评估，以及这项命令根据第21条1款发出是否是正确的。

   案情回顾

   原告先是提交了一份普通专利申请，即于2015年1月17日向印度专利局直接提交了一件申请，主题为“一种用于制备苗床和/或犁沟的系统”，申请编号是174/MUM/2015。2019年6月24日，专利局向原告发出了针对这份专利申请的《一次审查意见通知书》，而原告则在2019年12月24日就上述通知书提交了自己的答复意见。在《一次审查意见通知书》中，审查长根据第21条1款（涉及创造性）提出了异议，并在“披露的充分性”“确定性”“其他要求”和“形式要求”等标题下给出了其他的反对意见。然而，在答复书中，原告仅仅就那些有关创造性的异议作出了回应，并认为引用的文件与自己的申请并不相关，权利要求1至7是具备新颖性和创造性的。需要指出的是，原告并没有对要求获得保护的主题以及引用的现有技术对比文件作出任何技术性的分析。反而，申请人在提交针对《一次审查意见通知书》的答复时只是发表了一份声明，认为这些对比文件是不相关的。此外，在答复书中，原告还要求审查长根据146条进行审理，以探讨和解释本发明的特征。对于那些未得到解决的反对意见，原告的反应仅仅是表示其将在适当的情况下遵守这些异议。在提交答复书之后，原告的后续行动就是在2020年9月15日提交了“表格30”。在上述答复意见书中，原告告诉审查长其已经提交了答复意见，并且正在等待审查长发出更多的通知书。而在上述“表格30”中，原告再次请求审查长在需要满足任何形式或者技术要求时可发出审理通知书。

2021年8月3日，被告向原告发出了审理通知书，其中被告给出了反对意见，即原告在答复意见书中仅仅表示要求获得保护的发明是具有新颖性和创造性的，并没有遵守《一次审查意见通知书》中提出的其他反对意见。因此，被告认为，根据《专利法》第21条1款和《专利条例》第24条B款5目的要求，由于原告未能遵守《一次审查意见通知书》中提出的反对意见，因此相关的答复意见书无法进行备案。

   审理工作是在2021年8月20日进行的。在此期间，原告对被告的观点提出了质疑。针对审理通知书中提出的反对意见，原告辩称，在处理或者批准申请之前，申请人完全有权在相关程序中的任何阶段提交任何文件。原告还争辩道，在专利申请程序中向印度专利局提交的任何文件都必须记录在案并进行相应的处理。此外，原告还认为，他们在针对《一次审查意见通知书》提供答复意见之后还在2020年9月15日提交“表格30”，这确定了原告是有兴趣让专利申请保持在激活状态的。原告援引了专利、外观设计和商标前审查长有关《专利法》第21条1款的意见。该审查长曾认为，如果申请人表现出了兴趣并解决了《一次审查意见通知书》中提出的任何异议的话，那么此举就不能被看成是根据第21条1款放弃了专利申请，例如即使按照第8条的要求提交了“表格3”也属于这种情况。换句话来讲，原告认为，即使申请人在专利局发出《一次审查意见通知书》之后仅仅提交了一张纸，专利申请也不能根据第21条1款进行处理和放弃。在这种情况下，专利局需要根据《专利法》15条和支持性的条例进行处理。

被告继续根据《专利法》第21条1款和《专利条例》第24条B款5目与6目反驳了专利申请，同时还反驳了原告提出的观点。因此，这件专利申请已被视为“被抛弃”。原告对被告发出的命令感到不满，并在孟买高等法院提出了诉讼。

    在答复原告在高等法院提交的诉状时，被告提出了初步反对意见，认为由于《专利法》117条A款并没有规定原告可以就根据《专利法》第21条1款发出的命令提出上诉，因此诉状是不可维持的。针对上述初步反对意见，原告指出，在这起案件中，原告在答复《一次审查意见通知书》时已经回应了通知书中所提出的所有要求。原告还请求法院留意其在2020年9月15日发出了信函，以作为2019年12月24日答复意见的后续行动。在上述答复意见书中，原告告诉审查长其已经提交了答复意见，并且正在等待审查长发出更多的通知书。原告辩称，由于其遵守了《一次审查意见通知书》中提出的要求，专利申请不能根据《专利法》第21条1款被看成是已被放弃。原告还指出，如果被告认为原告的答复未令人满意因此应驳回申请的话，那么驳回该申请的命令应等同于是根据《专利法》15条发出的，同时原告可根据117条A款提出上诉。因此，原告认为，目前的诉状是可以维持的。为了支持这些观点，原告援引了德里高等法院在Merck Serono S.A.与Union of India一案，Telefonaktiebolaget LM Ericsson与    Union of India一案以及Ferid Allani与Union of India一案中作出的判决。基于这些判决，原告辩称，答复作为专利审查结果提出的反对意见与上述反对意见是否得到满意的答复是两件不同的事情。因此，根据第21条1款的规定，如果申请人未能遵守全部的反对意见，那么专利申请可被看成是已被放弃。另一方面，根据15条的规定，如果申请人未能令人满意地遵守所有反对意见，那么专利申请将被驳回。

讨论与判决

高等法院指出，向原告发出的《一次审查意见通知书》已经根据《专利法》就有关创造性、公开充分性、确定性和其他规定的要求给出了详细的说明。然而，原告在2019年12月24日作出的答复并没有符合所有的要求。在检查针对《一次审查意见通知书》作出的答复意见之后，法院发现，除了对涉及创造性的要求提供了一些评论以外，原告并没有解决任何其他的问题。基于上述事实，人们不得不考虑是否应适用第21条1款，以及是否可因此根据第21条1款或15条发出驳回申请的命令。高等法院强调，原告不仅没有在这种情况下回应《一次审查意见通知书》中提出的大多数反对意见，同时也没有寻求延长时限要求以遵守他们收到的通知书中的要求。在这种情况下，在考虑了原告的书面陈述之后，上述受到质疑的命令应该是正确的。法院认为专利申请应被看成是已被放弃，因为其未能遵守第21条1款的要求。

在作出判决时，孟买高等法院参考了德里高等法院在Telefonaktiebolaget LM Ericsson起诉Union of India一案、Ferid Allani起诉Union of India一案以及Merck Serono S.A.起诉Union of India一案中作出的判决。基于这些判决结果，孟买高等法院强调了两个不同的观点。首先，原告必须对《一次审查意见通知书》中的所有反对意见作出回应。其次，这些答复意见的质量是另外一个需要单独考虑的因素。如果申请人未能遵守《专利法》对其施加的全部要求，那么该专利申请将被视为已被放弃。但是，如果申请人已经答复了反对意见但是审查长认为答复内容未能令人满意的话，即使已经给了申请人另一次机会，审查长随后仍必须根据15条作出决定。在考虑了被告和原告双方所提出的论点之后，孟买高等法院认为，原告只是遵守了其中一条反对意见，并没有遵守在《一次审查意见通知书》中提出的其余反对意见。这一行为带来的后果就是，受到质疑的命令认为，专利申请应被视为已被放弃，而且由于申请人未能履行其应肩负起的责任，因此没有开展进一步技术审查的需求。鉴于上述事实，孟买高等法院得出下列结论，受到质疑的命令是《专利法》第21条1款下的命令，而不是15款下的命令。由此，《专利法》117条A款不能适用，诉状应被驳回。

结语

孟买高等法院的命令将有关《专利法》第21条1款的解释放到了显微镜下。根据该命令，在答复针对其专利申请发出的《一次审查意见通知书》时，原告并没有遵守该通知书中提到的所有反对意见，反而只是遵守了其中一条反对意见并承诺会在适当的时候遵守其他未遵守的意见。然而，原告从未遵守过其余的反对意见。有鉴于此，审查长发出了审理通知书，通知申请人该专利申请根据第21条1款已被视为放弃。然而，针对已被视为放弃的专利申请发出审理通知书实际上回避了这样一个问题，即如果某件专利申请已被视为放弃的话，是否还要为申请人提供说明理由的机会？这一连串的事件似乎让专利局对第21条1款有了新的解释，而且高等法院的判决结果也证明，即使第21条1款的要求未能得到满足，而申请也因此被视为放弃，申请人仍然有机会为被放弃的申请进行申辩。

根据对第21条1款作出的此种解释，即使在根本没有对《一次审查意见通知书》作出答复的情况下，申请人依然可以寻求发表意见的机会。而且，通过这种方式，申请人还可以寻求重新启动已经根据第21条1款被视为放弃的专利申请的审查程序。因此，孟买高等法院的命令极有可能会引发有关第21条1款司法解释的大讨论。

（编译自www.mondaq.com）

翻译：刘鹏　校对：王丹

来源：中保护知识产权网

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