美国上诉判决：AIA法案未改变专利法On Sale Bar的判断

     此案涉及原告向美国国际贸易委员会ITC对被告中公司提出的一项337案，原告指控被告出口美国的人造甜味剂Ace-K（用于Coke-Zero的糖替代）侵犯三项美国工艺专利10023546, 10208004和10590095。此三项专利的申请日都在2016年9月21日，被告提出在此一年前即2015年9月21日前原告已经使用专利的工艺方法在欧洲生产产品并在美国销售生产的产品（原告并不否认这些事实），从而触发了美国专利法AIA法案102(a)的on sale bar, 致使原告的专利无效。ITC同意被告的争辩，判专利无效并驳回原告的337指控。上诉法院维持该判决。上诉法院回顾了众多相关判例。根据在AIA法案以前的专利法，美国高法院在2019年的Helsinn v.

     Teva案判决中明确判定，专利权人如果在专利申请一年期限前商业化使用相关发明，即使是秘密地商业化使用相关发明，将触发on sale bar致使专利无效。对于针对工艺方法的专利，专利权人使用相关工艺商业化制造并销售产品，也会触发on sale bar致使专利无效。在此案中，原告的争辩是AIA立法改变了此前的专利法将on sale bar限制于专利发明本身的买卖交易，因此其在2015年9月21日前使用专利工艺生产及销售产品不触发AIA法案下的on

sale bar。原告提出几项牵强的理由，包括AIA法案文字上的些许变动，如AIA 35 USC 102法条用  “claimed invention”取代了原法条中的“invention”, 以及添加了“otherwise available to he public”的文字。对此ITC和上诉法院均不以为然。上诉法院特别指出，on sale bar立法的逻辑(rationale)是不允许专利权人在使用某一发明获得商业化利益之后再获得（延长的）专利垄断权，法庭的司法解释也一贯与此相符，没有根据认为AIA法案对此作出改变。上诉法院也驳回了原告的其它争辩。总体看来，原告的争辩只是在明确失去了专利有效性的事实后试图翻盘作出的法律争辩，这种看似聪明但不符合法律逻辑的争辩成功的几率不大。

作者简介：王华律师(Howard Wang)拥有近20年的美国律师执业经验

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