从多视角看专利背景技术的撰写

   审查侧

   Coming to summer/01

   细则第二十条第三款规定，写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件。

《审查指南》中第2.2.3背景技术的规定：发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请接近的现有技术文件。以及，在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。

   细则和指南的规定，其实质是从方便审查的角度来描述的背景技术。一方面，背景技术是用于帮助理解、检索、审查的，另一方面，背景技术是用于确定前序部分技术特征或特定技术特征的，尤其是对于实用新型，初步审查中确定特定技术特征时一般依据申请文件中的背景技术。由于申请专利的其中一个重要目的就是授权，所以专利申请文件需要遵守细则及指南的规定，即背景技术的目的之一是满足细则及指南的规定。

为了实现上述目的，背景技术部分一般应包含的内容：

1.对发明或者实用新型的理解、检索审查有用的技术（并非一定是现有技术）；

2.发明或者实用新型所要解决的问题和缺点。背景技术部分可选择性包含的内容：

3.现有技术或者接近的现有技术；

4.引证技术文件；

5.存在相关问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾遇到的困难。

   申请人侧

   Coming to summer/02

   申请人申请专利的目的一是授权，二是获得较大的、有价值的保护范围。要想获得授权需要满足创造性的规定，而对创造性的判断重要的两大关键点现有技术和技术问题均可能一次出现在背景技术中，作为创造性论述起点，其对创造性的评述的作用显然是十分重要的。

为了凸显发明或实用新型的创造性，代理师需对背景技术部分可选内容进行选择性引入和处理。下面针对背景技术可选内容的选择和处理进行分别说明。

   2.1 现有技术或者接近的现有技术除了开拓性发明，一般的发明都是在已有技术的基础上改进、选择或组合得到的，为此一般的发明理论上都有现有技术。针对现有技术客观、简洁、准确的描述现有技术即可。现有技术的描述注意以下事项：

   2.1.1 只写与发明或者实用新型相关的现有技术。写入与发明或实用新型不相关的现有技术，不仅会对发明或实用新型相关的现有技术形成干扰，还会增加现有技术的篇幅，降低现有技术的可读性和针对性，给发明人、IPR一种不专业的感觉。

   2.1.2 不直接复制发明人提供的现有技术。发明人提供的现有技术通常是站位于技术人员的视角，使用非专利性语言进行描述，易携带一些敏感信息如产品名称、型号、广告用语等，不利于专利申请的初审和/或实审。所以，如果要使用发明人提供的现有技术，需要基于发明或实用新型的独立权利要求所要解决的技术问题、能够达到的技术效果，利用专利的语言对现有技术进行重新撰写。

  2.1.3 不对现有技术进行概括总结。现有技术的概括总结，有些时候是一种技术的上位，可能会导致发明后续在实审时给出技术启示。例如，现有技术的实现手段是a1、b、c，由于a太复杂，于是代理师可能会将其概括为A，发明的实现手段是a2、c、d，审查员在检索到A、c、d时将其作为对比文件1，针对区别技术特征a2，审查员会以a2实际所要解决的技术问题为A所对应的技术问题，在面对A所对应的技术问题对应检索到对包含a2的比文件2，然后基于所要解决的技术问题相同、效果相同以及对比文件2给出了技术启示，为此发明相对于对比文件1和对比文件2时容易想到的，不具有创造性。可见，此类现有技术的上位概括给创造性的评述递了一把扎向发明的刀，一刀见血。为此，在撰写现有技术时不要进行概括总结，避免对发明的创造性评价造成负面影响。

   2.1.4 未经核实使用发明人提供的现有技术。发明人提供的现有技术是他认为的现有技术，是否是专利法意义上的现有技术还需要代理师去核验。有些深耕在某一技术领域比较久的发明人，他认为的现有技术可能并没有被公开、使用或者本领域的一般技术人员并不知道。如果将他认为的现有技术写入背景技术，由于一般情况下我们默认背景技术中公开的都是现有技术，那么会将本领域技术人员的水平拔高，不利于创造性的评价。有些发明人可能在前申请有多个发明，他的发明可能是基于之前的发明的改进，发明人在背景技术中提供的可能就是在前申请的发明。若在前申请的发明还未公开，那么其提供的背景技术实际上不是现有技术，在前发明中涉及到的一些概念可能是新的概念，但对于发明人而言其是旧的概念并未做具体解释。若将这些非现有技术、新的概念在背景技术中简单提及，可能会导致发明公开不充分。所以，对于发明人提供的现有技术需要进行核实，确认其为真正的现有技术才可写入背景技术中。

   2.1.5勿采用技术演进式撰写现有技术所谓的技术演进式撰写就是基于技术发展演变的过程描述现有技术，例如：现有技术包括两套方案：方案A和方案B。方案A存在缺点A1，方案B可以解决缺点A1，但是方案B存在缺点B1。如果按照技术演进的方式撰写，那么可能的描述方式为：现有一种方案A，存在缺点A1。现有技术提供了一种可以解决缺点A1的方案B，但是方案B存在缺点B1。在发明/实用新型内容部分所确定的技术问题，即是解决现有技术存在的缺点B1。技术演进式撰写现有技术，可能存在的问题，一是独立权利要求所要解决的技术问题包含B1和A1，相应的技术特征增加，导致独权的保护范围无谓的缩小。二是独立权利要求只解决B1，为此审查员认为独权缺必特，或者，修改后的独权在无效过程中被指缺必要技术特征。关于第二种情况，虽然可以通过论述接近本发明的现有技术及其实际所要解决的技术问题来答复，但这势必造成审查程序的浪费和不必要的麻烦。为此，在撰写现有技术时，只需要对那些存在本发明或实用新型所要解决的技术问题的现有技术进行介绍，如直接撰写现有技术B并指出其缺陷B1即可，不必采用演进式撰写多个现有技术及技术问题。

   2.2引证技术文件引证文件的应当满足以下要求：

   1）引证文件应当是公开出版物，除了纸件形式外，还包括电子出版物等形式。

   2）所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

   3） 引证外国专利或者给专利文件的，应当以所引证文件公布或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息，必要时给出中文译文，并将译文放置在括号内。如果引证文件满足上述要求，则认为本申请的说明书中记载了所引证文件中的内容。如果申请人在原始的说明书中引证了满足上述条件的文件，它的效力等同于在原始的说明书中记载了该引证文件的内容。引证技术文件有什么好处呢？由于满足引证规范的，它的效力等同于在原始的说明书中记载了该引证文件的内容，一方面可以减少申请文件中大篇幅的写入引证技术文件的内容，方便撰写申请文件，另一方面引证的技术文件可用作创造性的证明文件，以及用于克服申请文件公开不充分、不清楚的问题。对于引证文件的使用，代理师需要清楚全面的了解被引证技术文件的内容，有利于精定位特定技术特征以及必要技术特征，从而获得一个保护范围合适的权利要求。通常有利就有弊，引证技术文件也存在其弊端。

   引证的技术文件通常会提供很多重要的信息如发明人、期刊、引用信息、关键词、关键词对应的外文术语等，这些信息对于检索是非常有利的，在帮助审查员检索的同时，也提高了检索到影响创造性评价的现有技术的概率，所以引证技术文件对创造性评价也存在一定的负面影响。这也是为什么我国的专利文件大多不引证技术文件的原因，当然这个不是主要原因，真正高质量的专利撰写是不惧引证技术文件的。

   并且，审查员的检索技术大多还是过硬的，一般不会因为不撰写接近的现有技术或者引证相关技术文件，他就检索不到相应技术文件。总体来看，引证技术文件的利大于弊，但对代理师水平以及撰写投入的时间要求非常高，对于性价比不高的案件，代理师通常不引证技术文件。所以，对于真正想要保护产品、技术的专利申请，建议由高水平的代理师进行撰写，以较好把控技术文件的引证。

   2.3 存在相关问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾遇到的困难一般现有技术写完，会按照《审查指南》的建议指出现有技术存在的问题，并分析问题产生的原因。然而，该技术问题之所以没有被解决，有可能是受当前技术水平、实际需求等的限制，本领的技术人员对该技术问题并不知晓，或者，即使该问题已被广泛地知晓，但其存在的原因人民并不知晓。超出本领域技术人员基本的知晓能力其实质也是一种创造能力，基于这种创造能力发现的技术问题或者其问题产生的原因，在评价发明的创造性时应该被考虑。但如果将其写入了背景技术，审查员会默认其为现有技术，是本领域技术人员熟知的，或者，以“事后诸葛亮”方式来理解发明，主观地提高现有技术的发展状况，弱化发明的创造性。

   为此，在撰写存在相关问题和缺点的之前，代理师需要先确定本领域技术人员是否已达到认识到技术问题的水平，若没有达到认识到技术问题的水平，可以在背景技术部分不记载现有技术的问题和缺点，而仅仅指出现有技术的普遍观点。若现有技术的技术问题已被普遍认知，那么可以在现有技术后，描述解决这些问题时曾遇到的困难，并强调因为以上种种困难使得上述技术问题未得到很好的解决，以拉高审查员对发明技术方案创造性的认知。若技术问题和产生该问题的原因均为现有技术已知晓的，那么可在先现有技术后分析产生该问题的原因。若对于本领域技术人员的认知水平把握不准，可简单指出技术问题即可，将技术问题产生的原因放入到发明的技术效果部分说明，以引出发明的技术效果，这样可进一步体现发明的非显而易见性。

   公众侧

   Coming to summer/01专利申请文件还有一个重要的作用就是向公众公开的技术，其对于公众而言它还需要具有一般的可读性。为此，背景技术整体的行文好也遵循人们的一般认知规律，即对于新的事物、概念需要有一个已知的或者熟悉的相关知识引入（我们称为引子），减少认知障碍。例如，对基于点云的图像识别，普通公众对于点云并不熟悉，可以通过熟知的雷达作为引子引出点云。同样的，发明或者实用新型中涉及的现有技术术语公众也可能比较陌生，为此，可以在背景技术中对关键的技术术语进行说明或解释，尤其是发明或者实用新型涉及的基本概念。

   例如，以专利申请是针对智能驾驶的系统级芯片的改进，其可以在背景技术中对系统级芯片进行说明：随着智能驾驶技术的快速发展，越来越多的车辆采用系统级芯片(system-on-chip，SoC)，来控制车辆正常运行。其中，SoC是由一系列具有特定功能的集成电路组合在一颗芯片上而形成的芯片级系统，其能够实现对车辆上的多个电子控制(electroniccontrol unit，ECU)的控制。一般而言，SoC上电后，会有序启动SoC上的各种系统，以确保SoC的正常运行。而当SoC启动异常时，通过获取SoC启动过程中的相关数据，可以快速定位出SoC启动流程中的异常，进而分析出SoC启动异常的原因。通过关键术语和基本概念的说明或解释能够帮助公众快速定位本申请所在具体位置，从而更好地理解本申请。

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