应对美国专利侵权通知函—侵权举证责任

     前言随着我国企业在全球市场的拓展，收到外国尤其是美国的专利侵权通知函已变得相当普遍。若企业在收到美国专利侵权通知函后没有及时采取行动或做出善意回应，可能会面临严重后果。

    如果企业终在诉讼中被判定为侵权，法院可能会认定企业的侵权行为是故意的，从而导致更高的赔偿。根据美国专利法第284条规定，如果侵权被认定为故意，法院可以将赔偿金额高增加至三倍。回应是必要的。在专利侵权谈判中，侵权与否无疑是双方关注的核心焦点。为了减少举证的负担，专利权人往往要求被指控方提供不侵权的证据，而被指控方则会反过来要求专利权人提供详细的侵权比对。

    那么，究竟哪一方应该承担举证责任呢？本文将通过分析美国相关判决，帮助企业了解举证责任的分配原则，并以此指导企业更好地应对美国专利侵权通知函。美敦力案米罗夫斯基家族企业有限责任公司    （Mirowski Family）拥有与植入式心脏刺激相关的专利，而美敦力公司（Medtronic）则专注于设计、制造并销售医疗。1991年，双方签订了一份专利许可协议，涵盖了与植入式心脏设备相关的多项专利。2007年，米罗夫斯基公司声称美敦力公司的新产品使用了其专利技术，要求支付额外的许可费用。美敦力公司对此提出异议，并主动发起确认不侵权的诉讼。特拉华州地区法院审理了此案，认为米罗夫斯基公司作为侵权指控方（在诉讼案中为被告）负有举证责任，但未能履行这一责任，因而判决米罗夫斯基公司败诉。

    米罗夫斯基公司随后向联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院则裁定，尽管通常情况下专利权人负有举证责任，但在此案中，美敦力公司作为原告，应承担举证责任，即需提供不侵权的证据。因美敦力公司未能履行这一责任，联邦巡回上诉法院判其败诉。不服该判决的美敦力公司随即向美国高法院提起上诉。高法院以九比零的全票推翻了联邦巡回上诉法院的判决。

    高法院指出，如果联邦巡回上诉法院关于举证责任转移的裁决成立，将会产生严重的实际问题。仅仅因为原告未能证明其产品不侵权，并不代表专利权人就自动证明了侵权。此外，专利权人才是有能力解释其专利内容及侵权主张的一方。要求被指控方去猜测专利权人为何认为其产品侵犯了专利是极为不合理的。因此，高法院裁定，即便是被指控方主动提起确认不侵权的诉讼，专利权人仍然负有举证责任，必须证明侵权成立。由此可见，无论专利侵权纠纷的程序如何，专利权人始终负有侵权举证责任。这意味着，专利权人负有义务证明某产品或工艺侵权，而非被指控方需要证明其产品或工艺没有侵权。

    谈判的应对态度上述美敦力案的判决为专利侵权争议中的举证责任分配提供了明确的法律指引，特别是在专利许可谈判中，被指控方在面对专利权人的侵权指控时，可以利用该判决占据更为有利的位置。当专利权人未能提供充分的侵权分析或仅做出朴素的侵权主张时（这种情况经常发生），被指控方可以采取以下策略应对：1.  明确举证责任归属：被指控方可直接引用该判决，要求专利权人提供详细的证据（例如侵权比对表）以支持其主张。被指控方无需急于回应或主动提供不侵权的理由。如果专利权人拒绝提供侵权证据，被指控方可以不予理会。在这种情况下，即便未来诉至法院，被指控方也不会因此承担不利后果。2.  反驳侵权证据：在专利权人提供了完整的侵权比对表后，被指控方只需就比对表中的内容进行回应。

    例如指出比对表中不合理或错误的地方，借此说明专利权人无法证明侵权成立，这样便完成被指控方的义务了。如果被指控方愿意，亦可选择提供额外的不侵权理由，但这并非义务。正如上述案例所示，主动提出不侵权理由不是被指控方必须承担的责任。结论专利侵权谈判通常伴随着高昂的时间和经济成本，而美敦力案的判决为被指控方提供了重要的缓冲空间。在专利权人未能提供明确的证据时，被指控方无需急于陈述不侵权理由。该判决的存在不仅有效减轻了被指控方的和解压力，还将举证责任和相关成本转嫁给专利权人，使得被指控方能够争取更多时间做好准备，并在面对含糊不清的侵权指控时不投入过多成本，避免正常业务运营受到影响。

原创 刘翰伦 專利限時批

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