像美国专利审查员一样思考

  专利审查员应当审查说明书，以确保其符合《美国专利法》(35 USC)和《专利规则》(37 CFR)的规定。

  这可能包括：

• 确保说明书中使用的参考编号在附图中存在；

• 确保附图中的参考编号在说明书中有描述；

• 确保权利要求的要素在附图中得到适当展示且在说明书中有描述；

• 为“means + function”的权利要求语言找到合适的结构；

• 确保没有明显的遗漏。

  根据说明书的长度，一些审查员可能会阅读背景技术部分。这有助于：(1)确定发明人认为哪些是背景材料；(2)如果权利要求被作广义解释，找到可用于反驳权利要求的现有技术。如果权利要求过于宽泛，有时背景技术中讨论的任何现有技术都可能被用于驳回申请。

  根据技术领域的不同，审查员可能会仔细阅读说明书以确定发明的保护范围，或者只是为了理解所要求保护的发明。完整阅读说明书可能相当少见，因为受过训练的审查员知道去哪里获取确保说明书合规所需的信息。

通常，许多审查员会先简要浏览说明书和附图，了解发明的大致情况，然后直接查看权利要求，并借助说明书来澄清权利要求中的术语，确保权利要求术语有恰当的描述。

专利审查员如何检索现有技术？

  长期以来，专利检索一直以专利分类为基础。审查员会审查权利要求，确定权利要求所属的一个或多个专利类别/子类，然后在这些类别和子类中检索相关的现有技术。审查员还会使用关键词检索，要么(1)在特定的专利类别中缩小检索范围；要么(2)扩大检索范围，例如不将关键词限制在任何特定类别中。这就是为什么在驳回决定中，你可能会收到不属于你所在特定领域但可能适用于你的发明的现有技术。

  例如，如果你要为一款带有特定拉链设计的行李箱申请专利，审查员可能会将行李箱领域的现有技术与服装领域的现有技术相结合，因为服装上的拉链可能适用于行李箱。如果审查员只对行李箱类别进行检索，可能就找不到这种拉链设计。扩大检索范围至其他关键词或其他专利类别，可以使检索更全面。

  对于基于化学和生物技术的发明，审查员可以检索亚结构、氨基酸和DNA碱基等。自2013年起，美国专利商标局已将专利分类从美国专利分类系统(USPC)迁移到合作专利分类系统(CPC)。根据我们自己的检索以及当前美国专利商标局审查员的反馈，目前CPC系统每个类别下的专利通常更多。在USPC体系下，美国专利商标局可以增加额外的子类来拆分较大的类别。然而，由于CPC也被其他专利局(如欧洲专利局)使用，美国专利商标局不能像过去在USPC体系下那样简单地将类别拆分为多个子类。

专利审查员如何处理审查员面谈？

  在美国专利商标局，与审查员的面谈处理方式各不相同。审查员分为“主审”审查员和“初级”审查员。“主审”审查员通常在美国专利商标局工作至少4年，并经过了“签字审核”程序，在此期间其工作会受到一段时间的审查。主审审查员拥有签字权，可以签署其处理的文件。初级审查员的处理结果则需要主审审查员或专利监督审查员(SPE)的签字批准。

  根据经验，约一半的初级审查员(以及所有主审审查员)会独立进行面谈。仅初级审查员参加面谈的不足之处在于，无法就专利性达成协议。初级审查员需要主审审查员的签字批准。不过，这实际上并不会有太大影响，因为在面谈中达成协议的情况很少见。

  越来越多的审查员似乎倾向于通过面谈来推进案件进展。有些审查员在进行面谈时似乎会保持警惕。曾担任过审查员的经历很有帮助。我能理解审查员的立场，并以一种我们都清楚面谈预期的层面与他们交流，而不会将审查员逼入绝境。这种经验也有助于我们缩小问题范围，并在面谈前向审查员发送讨论要点，这样我们在通话中就能直奔主题。审查员通常对此表示赞赏。当我们能在简短的通话中与审查员达成共识时，各方都是赢家。

审查员的“计数”是如何运作的？

  每位审查员都被分配了处理一个案件的预设时间，并且在专利申请的各个步骤中会获得“计数”。美国专利商标局会跟踪审查员的“产出”，将其作为工作表现的一部分。例如，假设一名审查员在一次行动中获得1个计数，在之后批准案件时又获得1个计数，这总共花费了20小时。如果分配给该审查员处理这个案件的时间是10小时，那么该审查员的产出就是50%。当然，每两周进行的计算涉及多个案件，100%产出对应的计数数量是基于该两周内的工作时间。

  分配给审查员准备和进行一次面谈的时间设定为1小时，例如。如果审查员觉得我们毫无准备，在浪费他或她的时间，可能会留下负面印象，这对我们推进专利性论证并无益处。反之，如果我们做好准备，面谈就能快速有效地进行。审查员会很高兴，因为他们多获得了一小时的时间，还帮助推进了申请。在上述例子中，分配给该案件的10小时实际上会因面谈变成11小时，从而提高审查员的产出。

专利审查员如何处理分案要求？

  审查员的工作表现会从多个方面进行衡量，其中包括产出——即每两周实际获得的计数与基于工作时间预期获得的计数之比。多年前，分案要求不会获得任何计数，但审查员仍然会提出分案要求，以大幅减少就实质内容作出一次行动所需的时间(在这一环节审查员会获得计数)。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。