日本专利实务：“数值限定”发明在创造性判断中的分阶段思考

 作者：高石 秀树 

1、审查基准的记载

在审查基准中，关于“数值限定”发明，说明如下：

（ⅰ）通过实验对数值范围进行优化或优选化，属于本领域技术人员通常的创作能力的发挥，一般认为在此情形下不具有创造性。然而，

（ⅱ）如果权利要求所限定的发明在限定的数值范围内，具有未记载于出版物中的有利的效果，该效果属于①与出版物中记载的发明所具有的效果性质不同的效果，或者②性质相同但具有格外优异的效果，且这些效果并非本领域技术人员从当时的技术水平出发能够预见的，则应当认定为具有创造性。

此外，有利的效果的显著性，必须在数值范围的全部部分均得到满足。

进而，关于所谓数值限定的临界意义，应注意以下几点：

当权利要求所限定的发明位于引用发明的延长线上时，即，两者的区别点仅在于有无数值限定，且技术问题共通的情况下，对于有利的效果，要求在其数值限定范围内外存在量上的显著差异。

但是，在技术问题不同且有利的效果性质不同的情况下，即使除数值限定以外具有的技术特征，也不要求数值限定具有临界意义（参考：昭59（行ケ）180）。

 2、基于审查基准，“数值限定”发明在创造性判断中的分阶段思考

鉴于审查基准的记载，为了否定“数值限定”发明的创造性，需要经过以下的分阶段思考（各判例被认为并未与审查基准背离）。

此外，作为前提，如果因数值限定以外的构成上的差异而使创造性（能够）被肯定，则不需要基于数值限定的效果。

（ⅰ）如果该数值限定被认为并非单纯的“通过实验对数值范围进行优化或优选化”，而是发现了新的技术性见解或技术问题等，则创造性被肯定的可能性较高。

（ⅱ）①即使该数值限定属于“通过实验对数值范围进行优化或优选化”，但如果该数值限定所获得的有利的效果，是与出版物中记载的发明所具有的效果性质不同的效果，且并非本领域技术人员从申请时的技术水平能够预测的，则具有创造性。（此外，有利的效果的显著性，必须在数值范围的全部部分均得到满足。）

另外，审查基准中关于“在技术问题不同且有利的效果性质不同的情况下，即使除数值限定以外具有的技术特征，也不要求数值限定具有临界意义”的记载，应理解为是对该（ⅱ）①的补充。

因此，专利权人只要能够使得该数值限定所获得的有利的效果属于“与出版物中记载的发明所具有的效果不同性质的效果”这一点被认可，（就没有必要被认可具有临界意义，）创造性就有可能被肯定。

对此，作为请求人，如果主张、举证该有利的效果是本领域技术人员从申请时的技术水平能够预测的，或者，有利的效果的显著性并未在数值范围的全部部分得到满足，则可以否定创造性。

（ⅲ）②即使该数值限定属于“通过实验对数值范围进行优化或优选化”，且该数值限定所获得的有利的效果与出版物中记载的发明所具有的效果属于相同性质，但如果具有格外优异的效果，且这些效果并非本领域技术人员从技术水平能够预测的，则具有创造性。（此外，有利的效果的显著性，必须在数值范围的全部部分均得到满足。）

另外，审查基准中关于“当权利要求所限定的发明位于引用发明的延长线上时，即，两者的区别点仅在于有无数值限定，且技术问题共通的情况下，对于有利的效果，要求在其数值限定范围内外存在量上的显著差异”的记载，应理解为是对该（ⅱ）②的补充。

因此，专利权人只要能够使得该数值限定所获得的有利的效果属于“在其数值限定范围内外存在量上的显著差异”（具有临界意义）这一点被认可，创造性就有可能被肯定。

对此，作为请求人，如果主张、举证该有利的效果是本领域技术人员从申请时的技术水平能够预测的，或者，有利的效果的显著性并未在数值范围的全部部分得到满足，则可以否定创造性。

来源：专利实务  免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。