日本专利实务：因数值限定以外的区别而被肯定专利性的判例

1. 对专利权人有利的判例

（1）知財高判平成 20 年 11 月 12 日（平成 19 年（行ケ）10315 号）

无效审判请求不成立 ⇒ 维持审决

该判决就该发明中，通过订正请求而追加的、与引用发明相比属于数值限定以外的构成上的区别（区别点1），肯定了其创造性。

（2）知財高判平成 20 年 3 月 27 日（平成 19 年（行ケ）10106 号） ※ 第29条之2

无效审判请求不成立 ⇒ 维持审决（特许法第29条之2，在数值范围以外存在区别点）

该判决判定：“……即使在本件订正发明中上述数值范围不被认定具有临界意义，正如上述（1）中所判断的那样，由于本件订正发明与先申请发明在区别点2上存在不同，因此不能说本件订正发明与先申请发明相同”。

（3）知財高判平成 19 年 1 月 30 日（平成 17 年（行ケ）10860 号） ※ 第29条之2

无效审判请求不成立 ⇒ 维持审决（特许法第29条之2，在数值范围以外存在区别点）

该判决认为，尽管该发明中的化合物组分与先申请发明存在部分重叠，但基于“添加Ni的理由”不同，否定了两项发明的相同性。（在该判决中，存在这样一个疑问：即使先申请说明书中记载的“添加Ni的理由”不同，但既然配合了相同含量的Ni，结果上难道不是会获得“抑制了金属间化合物的产生并提高了流动性”这一相同的作用效果吗？）

不过，关于该专利，在侵权诉讼中，以违反特许法第36条第6项1号（支持要件）为由的无效抗辩（特许法104条之31项）已被认可（大阪地判平成 20 年 3 月 3 日（平成 18 年（ワ）第 6162 号））。

＜发明要旨＞“一种无铅焊料合金，其由Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、其余为Sn组成，抑制了金属间化合物的产生并提高了流动性。”

＜判旨（摘要）＞……证据甲1说明书中记载了由Sn-Ni-Cu三元素组成的无铅焊料，该证据甲1说明书中记载的无铅焊料在Cu 0.5～0.7%、Ni 0.04～0.1%、其余为Sn的范围内，其组分与本发明1重叠。

然而，正如前文（1）、（2）所述，本发明1要解决的技术问题是：“在焊接作业过程中Cu浓度上升的情况下，会形成Sn与Cu的不溶性金属间化合物，该化合物在焊料浴中析出，或变成粗糙的泥状物堆积在焊料浴底部，从而阻碍焊料的流动性”，本件发明1是通过添加Ni解决了该技术问题，从这一意义上说，本发明1是“抑制了金属间化合物的产生并提高了流动性”的发明。

与此相对，……证据甲1说明书发明中添加0.01重量%以上的Ni是为了提高耐电极浸蚀性 ，除此之外，证据甲1说明书中并未记载添加Ni的其他理由，证据甲1说明书发明并非如本发明1所述的“抑制了金属间化合物的产生并提高了流动性”的发明。因此，在这一点上，不能认为本发明1与证据甲1说明书发明相同。因此，审决认定本发明1与证据甲1说明书发明在“抑制了金属间化合物的产生并提高了流动性”这一点上不相同，该判断并无误。

（4）知財高判平成 18 年 6 月 28 日（平成 17 年（行ケ）第 10702 号）

无效审决 ⇒ 撤销审决该判决判定：“如果在数值限定以外的点上能够认定创造性，则……数值限定不需要具有临界意义”。（由于该判示部分是针对以不具备临界意义为由判定无效的审决而作出的，故说明了不需要“临界意义”。）

＜发明要旨＞“……一种低噪音型百叶窗用翅片，将横向部的高度设为A（mm），横向部的宽度设为B（mm），脚部的宽度设为C（mm），脚部的高度设为D（mm）时，A、B、C、D处于满足下述【数1】的范围内。【数1】0.3 ≦ (B － C)/2A ≦ 2.5，0.3 ≦ (A ＋ D)/B ≦ 4.5”

＜判旨（摘要）＞……在本件订正说明书中，并未记载关于涉及区别点4的构成的数值的临界意义。但是，不能解释为数值限定始终需要具备临界意义。本件订正发明1与出版物1记载的发明存在区别点，如果在涉及区别点4的构成中数值限定以外的点上能够认定创造性，则应当解释为涉及区别点4的构成的数值限定不需要具备临界意义。尽管如此，审决未对此类点进行考察，便判定涉及区别点4的构成的数值需要具备临界意义，存在错误。

（5）东京高判昭和 60 年 2 月 27 日（判时 1158 号 230 页，昭和 53 年（行ケ）第 169 号）

补正驳回决定 ⇒ 撤销决定

该判决判定：“对于在数值限定以外的点也能认定新颖性的发明，……是否进行限定终究应当根据申请人的意愿进行选择”。

＜发明要旨＞“……一种玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂组合物，在所述玻璃纤维中，长度在0.4mm以上的部分占全部组合物的10重量%以下。”

＜判旨（摘要）＞……如本案发明这样在权利要求书的构成要件中附加了数值限定的情况，关于如此限定数值的理由，除非该发明属于与专利申请前的公知技术之间的区别仅存在于上述数值限定点的情况，否则不一定必须始终具有以技术事项为根据的限定理由，更不能说这些理由必须记载在说明书中。也就是说，对于在上述数值限定以外的点也能认定新颖性的发明，作为将权利要求书进行数值限定的理由，并不一定限于技术上的理由。例如，在该数值范围外未进行实验，或者超过该数值则不具备经济性等，也可以成为上述限定的理由。应当认为是否进行上述限定终究应当根据申请人的意愿进行选择。

就本案而言，……显而易见的是，决定理由中并未认定下述事实：在本案发明中，除将上述长度0.4mm以上的玻璃纤维含量下限限定为‘约1.6重量%以上’以外的构成，在本案发明的专利申请前已属于公知……。

2. 小结（对专利权人有利的事实）

① 在该发明中的化合物组分与先申请发明存在部分重叠的情况下，添加特定物质（Ni）的理由不同（特许法第29条之2）。在本案中争点发明，其添加Ni的理由已作为技术特征体现在权利要求中（平成 17 年（行ケ）10860 号）。

② 在该发明与出版物记载的发明之间，除数值限定以外还存在其他区别点的情况下，审决未（实质性地）考察基于该其他区别点是否具有创造性（平成 17 年（行ケ）第 10702 号）。

③ 审决未考察该发明中数值限定以外的构成在专利申请前是否属于公知（昭和 53 年（行ケ）第 169 号）。

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