解读美国专利申请中的补充审查程序

 一、核心概念与法律框架

 法律依据：由《美国发明法案》（AIA）于2012年9月16日设立，编纂于35 U.S.C. 257，实施规则见37 CFR 1.601-1.690 。

程序性质：这是一个专利权人专属的单方、行政程序。第三方无权参与或提交请求。

核心目的：（1）净化专利，即使专利权人有机会将任何可能影响专利性的信息（不限于专利和出版物）提交给USPTO进行审查；（2）提供“安全港”：这是补充审查重要的法律效果。根据35 U.S.C. 257(c)(1)，如果信息在补充审查（及可能引发的再审查）中被USPTO考虑过，那么该专利日后不能仅基于与这些信息相关的行为而被认定为不可执行（unenforceable），这有效中和了在专利诉讼中常见的“不公平行为”指控 。

 二、程序概览与核心要素

1.申请人：必须是专利权人（拥有专利的全部权利、所有权和利益）。

2.提交时间：可以在专利可执行期限内的任何时间提出。

3.提交内容：多12项认为与专利相关的“信息项” 。

4.“信息”范围：极其广泛，不限于专利和出版物，可包括：销售发票（sales invoice）、宣誓书（affidavit）、录音或录像的文字记录、公开使用证据、涉及101、102、103、112条的任何问题等。

5.核心费用：（1）请求费（如 $5,400 大实体）；（2）如引发再审查，需支付再审查费用（如 $13,200 大实体）；（3）文件尺寸费：根据文件大小可能产生额外费用。

6.关键程序限制：（1）禁止与审查员会晤（interview）；（2）禁止在补充审查期间修改权利要求（amendment）；（3）禁止第三方提交文件或参与。

7.审查期限：USPTO必须在请求的申请日起3个月内完成审查并颁发补充审查证书。

 三、详细流程解析

1. 请求的准备与提交

专利权人需向USPTO提交一份完整的请求，必须包含以下关键内容：

（1）专利号及所要审查的权利要求。

（2）信息清单：列出所有提交的信息项。

（3）详细解释：针对每项信息和每一项权利要求，详细解释其相关性以及如何应用该信息来审查专利权利要求。这是请求中关键、技术性强的部分。

（4）副本与翻译：每项信息（除美国专利/公开案外）的清晰副本，非英语信息需提供英文翻译。

（5）文件要求：对于超长文件（超过50页），需提供相关部分的摘要。

（6）所有权证明：需证明提交人为专利权人。

（7）其他信息：需列出任何其他同时或之前进行的授权后程序，比如多方复审程序（IPR）、授权后复审程序（PGR）、再颁申请（Reissue Application）。

2. USPTO的审查与决定（3个月内）

USPTO在收到完整请求后的3个月内进行审查，主要判断：提交的任何信息是否对专利权利要求提出了一个实质性的新可专利性问题 。

注意：此阶段审查员不审查专利本身，而是审查您提交的信息是否足以构成启动更深入审查的理由。

3. 两种结果

根据审查结果，USPTO会颁发一份补充审查证书，程序走向两个截然不同的分支：

3.1分支A：未发现实质性新可专利性问题（Substantial New Question of Patentability, SNQ）

（1）情况：USPTO认定提交的所有信息均未对任何权利要求提出实质性的新可专利性问题。

（2）结果：补充审查程序就此终结。专利维持原样。专利权人支付的用于后续再审查的费用将被退还 。

（3）法律效果：重要的“安全港”保护仍然生效。由于这些信息已经过USPTO的补充审查，未来任何基于这些信息的“不公平行为”指控都将被有效屏蔽 。

3.2分支B：发现实质性新可专利性问题（SNQ）

（1）情况：USPTO认定至少有一项信息对至少一项权利要求提出了实质性的新可专利性问题。

（2）结果：USPTO将下令启动单方再审查（Ex Parte Reexamination，EPR）程序。此时，支付给后续再审查的费用将不会退回。

（3）转入EPR程序：后续程序将遵循EPR程序的规则（37 CFR 1.530-1.570），但有重要区别：1）审查范围扩大：EPR不仅于专利和出版物，可以基于补充审查中提交的任何信息（如销售证据、公共使用证据等）；2）专利权人权利受限：与常规EPR不同，在此触发下的EPR中，专利权人无权提交初的声明（statement）；3）程序进行：审查员将基于新发现的问题进行审查，专利权人可以答辩，并可对权利要求进行修改（但不得扩大范围）。终，USPTO将颁发一份EPR证书，确认、修改或取消相关的权利要求。

 四、特殊的法律效力与限制

1.“安全港”保护

这是补充审查程序的核心价值所在。35 U.S.C. 257(c)(1) 明确规定，只要信息经过了补充审查（无论是否触发EPR），专利就不能再基于这些信息相关的行为而被认定为不可执行 。这相当于为专利提供了一份针对特定信息的“免疫证明”。

2.关键例外与限制

“安全港”保护并非万全，有以下重要例外 ：

（1）诉讼和Hatch-Waxman通知在先：如果在提交补充审查请求之前，在民事诉讼中已经详细指控了相关行为，或者在Hatch-Waxman法案的诉讼通知中已经详细阐述了该行为，则补充审查不能为此提供保护。

（2）诉讼时效要求：如果专利在补充审查（及引发的再审查）结束之前就已经提起了侵权诉讼（包括ITC的337调查），那么在诉讼中基于这些信息提出的抗辩将不受“安全港”保护。

3.欺诈行为的处理

如果在补充审查或由此引发的再审查中，USPTO发现可能存在重大欺诈行为，除了采取其他措施（如取消权利要求），USPTO必须将此事移交给美国司法部长，可能引发刑事调查。这里的“重大欺诈”范围比民事诉讼中的“不公平行为”要窄得多 。

来源：专利观天下   免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。