美国专利怎么选对申请途径？

  抓住三个重点，就不容易选错

对于美国专利的三种申请途径、两种落地方式，申请人只要抓住三个重点，通常就不容易选错。

 一，你的美国专利，需不需要新增 new matter？

 这是关键的一点。

 所谓 new matter，简单来说，就是新增原我国申请里没有披露过的技术内容。

比如：国内申请有技术错误；按我国标准没问题，但按美国标准来看，说明书支撑不足；或者技术后来又进行了新的迭代。这些情况，在美国申请中，都可能需要新增 new matter。

具体怎么判断需不需要新增 new matter？

有人会觉得：“只要国内已经授权了，美国应该就不需要新增了。”

 这个想法是不对的。

 因为美国专利对 101、112、103 问题的审查标准和力度，和国内有很大不同。国内能授权，不代表美国也一定能顺利授权。

所以，不能只看国内有没有授权，而是要由代理机构基于美国审查标准，提前评估申请文件的授权风险后，再决定到底要不要新增 new matter。

 二，你需要多少时间？

“时间”包括两个部分：

一是决策时间。你需要多少时间决定是否要进美国？是否还要落地其他国？何时落地？决定选择哪些技术落地美国？

二是准备时间。你准备好美国专利申请，需要多久？短短几个月，还是更久？

比如有些申请，可能只是基于原文件做美国化改写，需要的时间不长；但有些申请，可能需要补充新的技术内容、加入后续迭代方案，甚至重新调整整体保护思路，就需要更长的准备时间。

此外，不同企业需要的决策和准备时间也是不同的。比如，有些初创公司和小公司没有成熟的 IPR 团队，由技术负责人兼任专利管理，就可能需要较长的时间来决策；而大公司可能短短几个月，甚至几周就可以了。

而不同申请途径，能给你的决策、准备时间，差别非常大。

第三，当前的预算充裕吗？

根据近期资金规划，企业是否愿意一次性支出海外专利申请的费用？

尤其是要布局多个国，或者同时推进多件专利时，能否支撑得起一次性投入多件专利的费用？

把这几个问题想清楚，美国专利的三种申请途径和两种落地方式，其实就不难选择了。

 美国专利的三种申请途径

 一种：直接申请

直接申请，就是直接向美国专利商标局递交美国专利申请，不经过我国申请，也不走 PCT。

直接申请大的优势，就是快。

 如果企业已经明确只进入美国，甚至希望尽快推进美国专利审查，直接申请通常是快的一种路径。

 但实务中，国内申请人申请美国专利，其实很少优先考虑直接申请途径。大多数国内申请人都有申请我国专利的需求，所以一般都是基于国内申请，通过 PCT 或巴黎公约申请海外专利。

它更多时候，是作为国内申请不顺利时的一个“突破口”。

比如一种典型情况：产品已经提前公开，导致我国专利新颖性丧失。这种情况下，国内基本已经很难再做申请；但美国由于存在 1 年的新颖性宽限期（grace period），如果公开时间还没有超过 1 年，此时应当尽快直接向美国提交专利申请。至少，还有机会把美国市场的专利保护“保住”，避免全球完全失去专利布局机会。

 二种：巴黎公约途径

通过巴黎公约途径申请美国专利，需要在国内申请日起 12 个月内，将申请递交至美国。

巴黎公约路径大的特点，是允许新增 new matter。

但它的问题在于：决策时间会比较短。

 企业需要在 12 个月内决定：是否进入美国、是否还要布局其他国家，以及美国申请文件如何准备。

同时，美国申请的费用，也通常需要在进入美国时一次性支出。如果同时推进多件专利，或者除了美国还需要布局其它国家，预算可能会明显承压。

 所以，巴黎公约更适合：预算充裕，且已经基本确定进入美国，也不需要太长准备时间的企业。

 三种：PCT 途径

 PCT，是目前国内申请人走得多的一条海外申请途径。

通过 PCT 途径，申请人需要在国内申请日起 12 个月内提交 PCT 国际申请，后续再在早优先权之日起 30 个月内进入美国。

所以相比巴黎公约，PCT 大的特点，就是决策和准备时间更长，足足 30 个月。

你可以在这 30 个月内，基于市场变化、竞争情况等，去深思熟虑国布局；同时，准备美国申请文件的时间也会更加充裕。

 而且，PCT 途径下，美国专利的申请人费用是分阶段支出，可以避免企业一次支出资金的压力。

因为在 PCT 国际阶段，主要只需要支付国际申请费和国际检索费等基础费用；而进入美国的申请费、检索费和实质审查费用等，是在进入美国时才需要缴纳的。

尤其是同时布局多个国，或者同时推进多件专利时，PCT 可以明显缓解前期资金压力。

不过，PCT 途径的整体费用会比巴黎公约更高。因为它多了一个国际阶段，一件美国申请往往会比巴黎公约路径多支出约 2000 美元左右。

 那 PCT 途径，能不能新增 new matter 呢？

 如果是落地其他海外国，比如欧洲，通常是不能新增的。

但美国比较特殊。PCT 进入美国有两种落地方式；其中一种，是允许新增 new matter 的。这也是美国专利制度里一个非常特殊的地方。

PCT 进入美国的两种落地方式

PCT 进入美国有两种落地方式：371 落地，或者 bypass（111）落地。

 一种：371 落地

371，是目前多人走的一种 PCT 落地美国方式。

但 371 通常不能新增 new matter。

所以，如果原 PCT 申请按美国标准来看支撑不足，或者技术后面又进行了新的迭代，371 路径后面往往会比较被动。

 它的优势，是整体费用通常会更低一些。

 如果 PCT 国际阶段已经完成国际检索，那么 371 进入美国时：

• 大实体官费通常约为：1810 美元

• 小实体约为：724 美元

• 微实体约为：362 美元

而且在加速方式上，371 路径通常只能选择 PPH 加速。

另外，371 路径的整体审理启动速度通常也会更慢。很多案件往往需要 6 个月左右，才会拿到 Filing Receipt。

第二种：bypass（111）落地

bypass（111），本质上是基于 PCT，通过 35 U.S.C. §111(a) 在美国重新递交一件美国申请。

它大的优势，就是可以通过递交 CIP（部分续案）的方式新增 new matter。

同时，在加速方式上，bypass 路径既可以选择 PPH，也可以选择 Track One 优先审查。

而且，bypass 路径的审理启动通常会更快，很多案件大约 10 天左右就可以拿到 Filing Receipt。

但费用上，bypass 路径的整体官费通常会更高一些。

目前对应的官费通常约为：

• 大实体：2000 美元左右

• 小实体：730 美元左右

• 微实体：400 美元左右

如果同时推进多件专利，预算压力也可能会明显增加。

来源：知产观察力  免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。