专利申请答复一种典型的做法 - 论证不容易想到

     关于“容易想到”的法条依据在回答上述问题之前，首先需要搞清楚一个底层逻辑：审查员审查申请文件，是以相关法条为依据的。那么，我们在答复审查意见时，自然也不能脱离法条依据。关于“容易想到”有对应的法条吗？其实没有。我国《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》中均没有明确规定“容易想到”的具体含义。结合审查员在审查过程中对“容易想到”的评述逻辑，“容易想到”的审查逻辑可能来自于审查指南中“公知常识”的审查逻辑。审查指南第二部分第四章第3.2.1.1(3)(i)规定：“

    下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”在论证或抗辩非“容易想到”时，可以先从技术特征不是公知常识的角度作为切入点，基于“公知常识”的抗辩逻辑抗辩并非“容易想到”。但是要去自证不属于“公知常识”，来进一步证明不属于“容易想到”吗？先看看《审查指南》对“公知常识”的审查怎么说的。审查指南第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项规定了：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。

    由此可知，若审查员认为A特征是容易想到的，根据审查指南，审查员需要提供相应的证据予以证明。因此，对于审查意见中的评述“A特征是容易想到的”，若该结论没有相应的证据支撑，申请人有权利要求审查员提供证据证明，而无需拼命自证。此外，如前所述，“容易想到”来自于“公知常识”，除了“容易想到”以外，常见的“公知常识”性评述还有“常规技术手段”和“惯用技术手段”等。与“容易想到”同理，若审查意见将A特征评述为“公知常识”、“常规技术手段”或“惯用技术手段”，且没有相应的证据支撑，申请人也是可以要求审查员提供证据证明，而无需拼命自证。“拼命论证不容易想到”会导致什么后果有读者可能会问：“既拼命论证不容易想到，又要求提供证据，岂不是双重保险？”未必！如果过度论述，反而可能弄巧成拙。依据审查指南，若申请人对被评述为公知常识的特征提出要求时，审查员有义务提供公知常识的证据。

     特别是，当该特征对解决技术问题和实现技术效果起到关键作用时，如果对证据的要求很突出，审查员很难置之不理。反之，如果讲了一大堆别的理由，审查员完全可以针对这些理由进行回应，而不响应对证据的要求。另一方面，在没有证据的情况下，是否容易想到是比较主观的，即使我们大篇幅论述不容易想到，可能还是很难说服审查员。并且，基于大篇幅的论述内容，审查员也很容易回应。有的读者可能会疑惑：“为什么论述内容多，审查员回应会很容易呢？”看看下面陈述例子：“区别技术特征解决的技术问题是A，其技术手段为B。通过对比文件1的C内容可知，对比文件1是通过技术手段D解决技术问题E。

    可见，区别技术特征的B技术手段对解决对比文件1的E技术问题起不到任何作用。因此，本领域的技术人员没有动机在对比文件1的基础上向区别技术特征的技术方案进行改进。所以，区别技术特征不是容易想到的。如果审查员认为上述区别技术特征是容易想到的，请提供相应证据证明。”    

     我们预判一下，审查员基于上述内容，会如何回应？有没有可能，审查员反而会抓住答复的A、B、C、D、E中的任意一个点，来说明容易想到。本身，审查员的容易想到可能只是一句较为主观的表述，但是经过申请人的陈述，反而让审查员抓到了坐实容易想到的点。

原创 知研团队 知观知行

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