专利审查背后的逻辑

     为什么大量使用公知常识？根据《审查指南》第二部分第四章3.2.1.1节，审查员在判断创造性时，是需要遵循“三步法”的：步骤1、确定接近的现有技术；步骤2、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；步骤3、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

    其中，针对步骤3，《审查指南》明确了被认定为“显而易见”的几种情况：情况1、所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者技术词典、技术 手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段；情况2、所述区别特征为与接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；情况3、所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

   不难发现，对于情况2和情况3，审查员需要检索对比文件，并进一步结合对比文件来评述。这对于审查员来说是十分耗时费力的。但是，将区别技术特征直接评述为公知常识，则“省事”很多。有的读者可能会问：“公知常识需要提供证据，也需要花时间查找，不是也一样耗时费力吗？”我们先来看看《审查指南》是怎么说的。《审查指南》第二部分第八章4.10.2.2节第（4）项规定了：“查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。

    该规定采用的表述是“通常”，并不是“必须”。也就是说，审查员首将区别技术特征评述为公知常识时，是可以不提供证据的，若后续申请人提出异议，再提供。而若申请人后续并没有提出异议，那么审查员也就不需要在该特征上浪费时间了。所以，比起情况2和情况3，审查员更倾向于采用情况1的方式，以公知常识为理由驳回区别特征的创造性。至此，部分读者心里可能会萌生一个想法：“虽然审查员可以大量使用公知常识，但是应对起来也不难，毕竟申请人有权利要求证据，针对所有公知常识评述都要求证据不就行了？“也并非这么简单。不能滥用要求证据的权利试想一下，若针对大量公知常识要求证据，会发生什么情况呢？首先我们要明白，专利申请的实审费用有限而且不高（一件发明专利实审费用为2500元，而且大量申请有费减），相应的，审查员被分配用于每件申请的审查时间也是很有限的。基于此，不难理解，若针对所有公知常识评述都要求证据，对于审查员来说并不公平，而且审查员也没办法在有限的时间内，针对众多特征一一检索出对应的证据。理解了这个背景，才能明白潜在的运行逻辑。简单说，如果申请人不分青红皂白，直接针对很多公知常识评述都要求证据，盲目加大审查员的工作负荷，审查员自然有应对措施。例如，审查员完全可以对这些要求置之不理，自说自话。又例如，审查员可以仅挑其中容易找到证据的特征来回应，而不理会其余要求。再例如，审查员可以拉出一大堆证据，但不具体说明。你就自己去找吧。虽然审查员不提供证据可能不符合审查指南的规定，但在申请人要求不合理的前提下，审查员不进行回应是能够得到国知局内部支持的。毕竟，申请人的要求不合理，理亏的是申请人，审查员并不需要担心不回应会有什么后果。

   而且，即使该申请“纠缠”到了复审环节，面对不合理的要求，国知局也可能依旧对其置之不理。虽然不认同国知局的复审结果，申请人可以向法院提起诉讼，但是诉讼需要耗费相当的时间和成本，并且打赢了官司也不代表申请能授权，仍然回到起点由国知局重新审查。试问，难道每个申请都折腾得起吗？综上可知，针对公知常识的评述，虽然申请人有权利要求审查员提供证据，但是也不能滥用要求证据的权利。否则审查员仍然可以不搭理你。相反，若申请人的要求是合情合理的，审查员在有限的时间内能够处理，那么审查员是有义务认真进行回应的。毕竟，审查指南有明确规定，申请人的要求也是根据审查指南合理提出的，若审查员不回应，确实会违反审查指南的要求，而且这也会影响审查意见的质量。

    所以，迫于国知局内部的质控压力，面对申请人的合理要求，审查员也往往会认真回应。而且，若面对申请人的合理要求，审查员在审查意见通知书中均没有给出证据，到了复审环节，申请人可以指出审查员没有按照审查指南的要求提供证据，这反映了审查员的审查质量存在问题，从而可以提醒审查员重视申请人的合理要求。从我们的实践看，在很多时候，如果你要求证据所对应的特征确实比较关键，确实不是很明显的公知常识，审查员也是会认真回应，给出相应证据的。总地讲，关于公知常识的潜在逻辑就是：内容太多，审查员不能全都检索，很多时候根据主观判断，就说是公知常识（容易想到），这其实是个筛选过程；答复时应该选出关键的特征，要求审查员提供证据；如果要求合理，审查员往往会相应提供证据，这就是后续答复的基础；如果滥用提供证据的要求，也没什么用。 原创 知研团队  免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。